Gründe

8I. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klage sei mangels Rechtsschutzbedürfnisses unzulässig. Zur Begründung hat es ausgeführt:

9Das Rechtsschutzbedürfnis für eine Klage könne unter besonderen Umständen fehlen. Solche Umstände lägen regelmäßig vor, wenn mit der Klage die Unterlassung oder Beseitigung von Äußerungen begehrt werde, die der Rechtsverfolgung in einem gerichtlichen oder behördlichen Verfahren dienten. Der Ablauf eines rechtsstaatlich geregelten Verfahrens dürfe nicht durch eine Einengung der Äußerungsfreiheit eines Verfahrensbeteiligten beeinflusst werden. Die Relevanz seines Vorbringens solle vielmehr allein in dem seiner eigenen Ordnung unterliegenden Ausgangsverfahren geklärt werden. Dies gelte auch, wenn - wie im vorliegenden Patenterteilungsverfahren - Rechte von nicht verfahrensbeteiligten Dritten betroffen seien, sofern die Äußerungen in einem engen Bezug zum Verfahren stünden. Es sei dann im Rahmen der Abwägung der widerstreitenden Interessen allerdings besonders sorgfältig zu prüfen, ob der Dritte diese Äußerung hinnehmen müsse. Die Anwendung dieser Grundsätze führe hier zu dem Ergebnis, dass der Klägerin kein Rechtsschutzbedürfnis zugebilligt werden könne. Die beanstandete Verwendung der Fotografie stehe nicht lediglich in losem Zusammenhang mit der Patentanmeldung. Sie diene vielmehr dazu, die Vorteile der patentgemäßen Erfindung herauszustellen und sie vom Stand der Technik (Dezellularisierung in Abwesenheit von einem Polyalkohol) abzugrenzen. Damit gehöre sie zum Kern der Äußerungen im Patentanmeldeverfahren, auf die von dritter Seite regelmäßig kein Einfluss genommen werden dürfe. Insgesamt sei eine Einwirkung auf die Patenterteilung durch einen Unterlassungsanspruch allein wegen einer - sonst eher urheberrechtlichen Massenverfahren zuzuordnenden - Einzelnutzung eines Lichtbilds mit Blick auf den nach dem Patentgesetz Dritten zustehenden Rechtsbehelfen wie dem Einspruch und der Nichtigkeitsklage nicht zu rechtfertigen. Mit diesen Rechtsbehelfen könne ein Dritter mit Blick auf den vorbekannten Stand der Technik, dem der Inhalt des streitgegenständlichen Fotos zuzurechnen sei, die fehlende Patentfähigkeit geltend machen. Der Ausschluss von Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen erstrecke sich auch auf die hier geltend gemachten Ansprüche auf Schadensersatz und Auskunft.

10II. Die hiergegen gerichtete Revision der Klägerin hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht.

111. Die Annahme des Berufungsgerichts, der vorliegenden Klage fehle bereits das Rechtsschutzbedürfnis, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

12a) Das Erfordernis des Rechtsschutzbedürfnisses soll verhindern, dass Rechtsstreitigkeiten in das Stadium der Begründetheitsprüfung gelangen, die ersichtlich des Rechtsschutzes durch eine solche Prüfung nicht bedürfen. Bei Leistungsklagen, zu denen auch Unterlassungsklagen gehören, ergibt sich ein Rechtsschutzbedürfnis jedoch regelmäßig schon aus der Nichterfüllung des behaupteten materiellen Anspruchs, dessen Vorliegen für die Prüfung des Interesses an seiner gerichtlichen Durchsetzung zu unterstellen ist. Nur ausnahmsweise können besondere Umstände das Verlangen des Klägers, in die materiell-rechtliche Prüfung seines Anspruchs einzutreten, als nicht schutzwürdig erscheinen lassen. Wenn sich die Schutzwürdigkeit der klägerischen Position erst aufgrund näherer Prüfung materiell-rechtlicher Fragen beurteilen lässt, kann das Rechtsschutzbedürfnis nicht verneint werden (st. Rspr.; vgl. BGH, Urteil vom 10. Januar 2019 - I ZR 267/15, GRUR 2019, 813 [juris Rn. 30] = WRP 2019, 1013 - Cordoba II, mwN). Solche besonderen, gegen die Annahme des Rechtsschutzbedürfnisses sprechenden Umstände liegen im Streitfall nicht vor.

13b) Allerdings fehlt nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs einer Klage auf Unterlassung oder Beseitigung von Äußerungen, die der Rechtsverfolgung in einem gerichtlichen oder behördlichen Verfahren dienen, regelmäßig das Rechtsschutzbedürfnis. Dem liegt die Erwägung zugrunde, dass auf den Ablauf eines rechtsstaatlich geregelten Verfahrens nicht dadurch Einfluss genommen werden und seinem Ergebnis nicht dadurch vorgegriffen werden soll, dass ein an diesem Verfahren Beteiligter durch Unterlassungs- oder Beseitigungsansprüche in seiner Äußerungsfreiheit eingeengt wird. Ob das Vorbringen wahr und erheblich ist, soll allein in dem seiner eigenen Ordnung unterliegenden Ausgangsverfahren geklärt werden. Dies gilt grundsätzlich auch bei Äußerungen in einem rechtsstaatlich geregelten Verfahren, durch die Rechte von am Verfahren nicht beteiligten Dritten betroffen werden, wenn die Äußerungen in einem engen Bezug zum Verfahren stehen. Kann sich der Dritte in dem betreffenden Verfahren nicht gegen die Äußerung wehren, ist bei der Abwägung der widerstreitenden Interessen allerdings besonders sorgfältig zu prüfen, ob der Dritte die Äußerung hinnehmen muss.

14Dabei ist zu berücksichtigen, dass die ungehinderte Durchführung staatlich geregelter Verfahren im Interesse der daran Beteiligten, aber auch im öffentlichen Interesse nicht mehr als unbedingt notwendig behindert werden darf. Die Verfahrensbeteiligten müssen, soweit dem nicht zwingende rechtliche Grenzen entgegenstehen, das vortragen können, was sie zur Rechtsverfolgung oder zur Rechtsverteidigung für erforderlich halten. Dabei müssen, wenn dies der Verfahrensgegenstand rechtfertigt, auch Tatsachenbehauptungen und Bewertungen mit Bezug auf am Verfahren nicht beteiligte Dritte zum Inhalt des Vorbringens gemacht werden können. Es ist dann allein Aufgabe des mit der Entscheidung in dem betreffenden Verfahren befassten Organs, die Erheblichkeit und Richtigkeit des jeweiligen Vorbringens für seine Entscheidung zu beurteilen. Nur so ist eine rechtsstaatliche Verfahrensführung gewährleistet. Es geht nicht an, dass diese mehr als unabdingbar notwendig von außen beeinflusst wird, indem Dritte durch gerichtliche Inanspruchnahme eines Verfahrensbeteiligten außerhalb des Ausgangsverfahrens vorgeben, was in diesem vorgetragen und damit zum Gegenstand der betreffenden Entscheidung gemacht werden darf.

15Gegenüber diesen gewichtigen Gesichtspunkten ist der ebenfalls nicht unbedeutende Aspekt in Rechnung zu stellen, dass sich der betroffene Dritte gegen eine mögliche Verletzung seiner Rechte im Ausgangsverfahren nicht zur Wehr setzen kann. Jedoch muss diese Rechtsbeeinträchtigung jedenfalls in der Regel in Kauf genommen werden, um eine Beeinträchtigung der Rechte der Verfahrensbeteiligten zu vermeiden und ein rechtsstaatliches Verfahren zu gewährleisten. Die Durchsetzung individueller Ansprüche Dritter auf Schutz ihrer durch das Vorbringen der Verfahrensbeteiligten betroffenen Rechte ist damit nicht generell ausgeschlossen. Ist etwa ein Bezug der den Dritten betreffenden Äußerungen zum Ausgangsverfahren nicht erkennbar, sind diese auf der Hand liegend falsch oder stellen sie sich als eine unzulässige Schmähung dar, bei der nicht die Auseinandersetzung in der Sache, sondern die Diffamierung des Dritten im Vordergrund steht, kann eine gesonderte Klage auf Unterlassung oder Widerruf durchaus als zulässig anzusehen sein (st. Rspr.; zu Angaben im Rahmen des Patenterteilungsverfahrens vgl. BGH, Urteil vom 10. Dezember 2009 - I ZR 46/07, BGHZ 183, 309 [juris Rn. 14 bis 17] - Fischdosendeckel; zu ehrverletzenden Angaben vgl. BGH, Urteil vom 20. Juni 2023 - VI ZR 207/22, GRUR 2023, 1325 [juris Rn. 9 f.] = WRP 2023, 1477; zum Bildnisschutz gemäß §§ 22, 23 KUG vgl. BGH, Urteil vom 27. Februar 2018 - VI ZR 86/16, GRUR 2018, 757 [juris Rn. 16 bis 19] - Kindeswohlgefährdung; jeweils mwN). In Bezug auf Angaben, die im Rahmen einer Patentanmeldung gemacht wurden, hat der Senat entschieden, dass in Anbetracht der Regelungen im Patentgesetz über das Verfahren der Patenterteilung und die Rechtsbehelfe, die Dritte gegen ein erteiltes Patent ergreifen können, für eine auf einen Wettbewerbsverstoß oder eine unerlaubte Handlung nach §§ 823 ff. BGB gestützte Klage auf Unterlassung oder Beseitigung von als herabsetzend beanstandeten Äußerungen in der Beschreibung des Patents zu Nachteilen im Stand der Technik in der Regel kein Rechtsschutzbedürfnis besteht (vgl. BGHZ 183, 309 [juris Rn. 18 und 24] - Fischdosendeckel).

16c) Ausgehend von diesen Grundsätzen kann das Rechtsschutzbedürfnis der Klägerin im Streitfall nicht verneint werden. Das Berufungsgericht hat nicht berücksichtigt, dass sich die Schutzwürdigkeit der Rechtsposition der Klägerin erst aufgrund näherer Prüfung materiell-rechtlicher Fragen beurteilen lässt.

17aa) Grund der Klageanträge ist die Behauptung der Klägerin, die im Rahmen der Patentanmeldung und des damit eingeleiteten Erteilungsverfahrens vorgenommene Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung der als Abbildung 3 verwendeten Fotografie verletzte die ihr zustehenden Urheberrechte. Gegenstand der vorliegenden Klage ist damit die Frage, ob und inwieweit sich der Rechtsinhaber aus seinem Schutzrecht gegen die Verwendung seines urheberrechtlich geschützten Werks in einem von Dritten eingeleiteten behördlichen Verfahren wenden kann. Diese Frage ist indessen Gegenstand der urheberrechtlichen Schutzschranke des § 45 UrhG. Danach ist es zulässig, einzelne Vervielfältigungsstücke von Werken zur Verwendung in Verfahren vor einem Gericht, einem Schiedsgericht oder einer Behörde herzustellen oder herstellen zu lassen (Absatz 1). Unter den gleichen Voraussetzungen wie die Vervielfältigung ist auch die Verbreitung, öffentliche Ausstellung und öffentliche Wiedergabe der Werke zulässig (Absatz 3). Zu den in § 45 Abs. 1 UrhG genannten behördlichen Verfahren gehört insbesondere das Patenterteilungsverfahren (vgl. den Regierungsentwurf eines Urheberrechtsgesetzes, BT-Drucks. IV/270, S. 63; Dustmann in Fromm/Nordemann, Urheberrecht, 13. Aufl., § 45 UrhG Rn. 1; Melchiar/Stieper in Schricker/Loewenheim, Urheberrecht, 6. Aufl., § 45 UrhG Rn. 5).

18bb) Besteht - wie im Streitfall - mit Blick auf ein mit der Klage als verletzt gerügtes Schutzrecht eine spezielle Schrankenregelung, deren Voraussetzungen im Rahmen der Begründetheit einer Klage zu prüfen sind (vgl. neben der Bestimmung des § 45 UrhG auch § 87c Abs. 2 UrhG, § 29a PatG und § 24 KUG), lässt sich die Schutzwürdigkeit der Rechtsposition der Klägerin erst aufgrund näherer Prüfung materiell-rechtlicher Fragen beurteilen und kann nicht bereits auf der Ebene der Zulässigkeit der Klage unter dem Gesichtspunkt des fehlenden Rechtsschutzbedürfnisses verneint werden.

192. Danach ist das Berufungsurteil aufzuheben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§ 563 Abs. 1 ZPO).

20a) Das Revisionsgericht hat die Sache an das Berufungsgericht regelmäßig zurückzuverweisen und nicht in der Sache selbst zu befinden, wenn es im Gegensatz zum Berufungsgericht die Zulässigkeit der Klage bejaht (BGH, GRUR 2018, 757 [juris Rn. 30] - Kindeswohlgefährdung, mwN). Zwar ist dem Revisionsgericht in diesem Fall eine eigene Sachentscheidung nicht schlechthin verwehrt. Stellt das Berufungsurteil einen Sachverhalt fest, der für die rechtliche Beurteilung eine verwertbare tatsächliche Grundlage bietet und erscheint bei Zurückverweisung der Sache ein anderes Ergebnis nicht möglich und besteht keine Veranlassung, den Parteien durch eine Zurückverweisung Gelegenheit zur weiteren Ergänzung ihres Vorbringens zu geben, kann das Revisionsgericht die Entscheidung treffen, die an sich schon in der Berufungsinstanz hätte ergehen müssen (vgl. BGH, GRUR 2018, 757 [juris Rn. 30] - Kindeswohlgefährdung, mwN). Dagegen steht der Annahme der Entscheidungsreife entgegen, wenn in der Revisionsinstanz ein Gesichtspunkt Bedeutung erlangt, den die Vorinstanzen übersehen oder für unmaßgeblich gehalten haben, und hierzu neuer Sachvortrag auch nur möglich erscheint oder einen Hinweis nach § 139 ZPO erfordert hätte (BGH, Urteil vom 28. Juli 2016 - I ZR 9/15, BGHZ 211, 309 [juris Rn. 56] - auf fett getrimmt, mwN).

21b) So verhält es sich im Streitfall. Bei zutreffender rechtlicher Beurteilung hätte das Berufungsgericht die Parteien auf die Möglichkeit des Eingreifens der Schutzschranke gemäß § 45 Abs. 1 und Abs. 3 UrhG hinweisen und den Parteien Gelegenheit zu entsprechendem Vortrag - auch mit Blick auf die unionsrechtlichen Grundlagen der Vorschrift (Art. 5 Abs. 3 Buchst. e und Abs. 5 der Richtlinie 2001/29/EG zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft) - geben müssen. Ausgehend von seiner Beurteilung hat das Berufungsgericht folgerichtig außerdem bislang keine Feststellungen dazu getroffen, ob sich die Klägerin auf ein ihr vom Fotografen eingeräumtes Nutzungsrecht berufen kann und ob die Beklagte eventuell urheberrechtlich begründeten Ansprüchen der Klägerin mit Erfolg ein ihr mit dem Lieferungsvertrag vom Mai 2016 rückwirkend eingeräumtes Nutzungsrecht entgegenhalten kann.

22III. Für das wiedereröffnete Berufungsverfahren wird auf Folgendes hingewiesen:

231. Das Berufungsgericht wird zu prüfen haben, ob die Voraussetzungen der Schrankenregelung des § 45 Abs. 1 und 3 UrhG vorliegen (vgl. dazu BGH, Urteil vom 21. Januar 2021 - I ZR 59/19, BGHZ 228, 277 [juris Rn. 21 bis 28] - Kastellaun). Diese Regelung setzt Art. 5 Abs. 3 Buchst. e der Richtlinie 2001/29/EG in nationales Recht um und ist daher richtlinienkonform auszulegen. Nach Art. 5 Abs. 3 Buchst. e der Richtlinie 2001/29/EG können die Mitgliedstaaten Ausnahmen und Beschränkungen in Bezug auf das Vervielfältigungsrecht und das Recht zur öffentlichen Wiedergabe einschließlich des Rechts der öffentlichen Zugänglichmachung für die Nutzung zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufs von Verwaltungsverfahren vorsehen.

242. Die Frage der Privilegierung der Nutzung des Lichtbilds im Rahmen der Patentanmeldung hängt weiter von der Prüfung nach dem Drei-Stufen-Test des Art. 5 Abs. 5 der Richtlinie 2001/29/EG ab.

25a) Nach Art. 5 Abs. 5 der Richtlinie 2001/29/EG dürfen die in Art. 5 Abs. 1, 2, 3 und 4 genannten Ausnahmen und Beschränkungen - wie hier die in Art. 5 Abs. 3 Buchst. e der Richtlinie 2001/29/EG genannte und mit § 45 UrhG umgesetzte Beschränkung - (erste Stufe) nur in bestimmten Sonderfällen angewandt werden, in denen (zweite Stufe) die normale Verwertung des Werks oder sonstigen Schutzgegenstands nicht beeinträchtigt wird und (dritte Stufe) die berechtigten Interessen des Rechtsinhabers nicht ungebührlich verletzt werden. Diese Regelung enthält in erster Linie eine Gestaltungsanordnung gegenüber dem nationalen Gesetzgeber in Bezug auf die im Einzelnen zu konkretisierenden Schranken des Urheberrechts. Darüber hinaus ist der Dreistufentest Maßstab für die Anwendung der einschlägigen Vorschriften des Urheberrechtsgesetzes im Einzelfall (vgl. BGH, Urteil vom 30. April 2020 - I ZR 139/15, GRUR 2020, 853 [juris Rn. 56 bis 60] = WRP 2020, 1043 - Afghanistan-Papiere II, mwN; BGHZ 228, 277 [juris Rn. 27] - Kastellaun).

26b) Mit Blick auf die Prüfung des Drei-Stufen-Tests ist davon auszugehen, dass es sich bei § 45 UrhG um die Regelung eines bestimmten Sonderfalls (erste Stufe) handelt (BGHZ 228, 277 [juris Rn. 27] - Kastellaun). Bei der Prüfung der Beeinträchtigung der normalen Verwertung des Werks (zweite Stufe) wird sich das Berufungsgericht mit der gesetzgeberischen Erwägung befassen müssen, dass der Urheber die Herstellung von Vervielfältigungen im Patenterteilungsverfahren nicht verbieten und auch nicht von der Zahlung einer Vergütung abhängig machen dürfe, weil das Werk insoweit nicht "um seiner selbst willen", sondern als "Beweis- oder sonstiges Hilfsmittel" für die zu treffende Entscheidung benutzt werde (BT-Drucks. IV/270, S. 63). Für die Beurteilung der Frage einer ungebührlichen Verletzung der berechtigten Interessen des Rechtsinhabers (dritte Stufe) dürfte das Vorbringen der Klägerin zu prüfen sein, die Beklagte sei nicht darauf angewiesen, die streitgegenständliche Fotografie zu verwenden, um die Neuheit der Erfindung darzulegen. Die Beklagte habe vielmehr die Möglichkeit gehabt, selbst ein Lichtbild anzufertigen oder eine technische Zeichnung beziehungsweise eine technische Beschreibung zu verwenden. Ebenfalls im Rahmen der Prüfung der dritten Stufe dürfte zu berücksichtigen sein, dass die Beklagte in Bezug auf das Lichtbild entgegen § 63 Abs. 1 Satz 1 UrhG keine Quelle angegeben hat (vgl. Kraetzig in Fromm/Nordemann aaO § 63 UrhG Rn. 3).