Gründe

8I. Das Berufungsgericht hat die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche im Hinblick auf die drei vorstehend abgebildeten Mosaiken mit Darstellungen der Medusa wegen Verwechslungsgefahr mit der Gemeinschaftsmarke Nr. 1665306 gemäß Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b GMV bejaht. Zur Begründung hat es ausgeführt:

9Der Beklagte benutze die drei in Rede stehenden Mosaiken trotz ihres dekorativen Charakters markenmäßig. Die Ähnlichkeit zwischen der Gemeinschaftsmarke der Klägerin und den fraglichen drei Bildmotiven sei so groß, dass sie einer Identität nahekomme. Aufgrund der bis ins Detail gehenden Übereinstimmungen nehme das Publikum an, dass die vom Beklagten vertriebenen Mosaiken mit den Abbildungen der Medusa aus dem Unternehmen der Inhaberin der Klagemarke stammten.

10Die Einrede mangelnder Benutzung greife nicht durch. Die Klägerin habe die Benutzung der Klagemarke für Keramik und Fliesen nachgewiesen.

11II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen insoweit, als das Berufungsgericht zum Nachteil des Beklagten erkannt hat, zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur vollständigen Abweisung der Klage.

121. Die Klägerin hat ihr Klagebegehren in erster Linie auf die Gemeinschaftsmarke Nr. 1665306 und hilfsweise auf die IR-Marke Nr. 626654 gestützt. Es ist deshalb zunächst über die Ansprüche aus der Klagemarke Nr. 1665306 und sodann über die Ansprüche aus der IR-Marke Nr. 626654 wegen Verwechslungsgefahr mit den angegriffenen Zeichen zu entscheiden.

132. Der Klägerin steht gegen den Beklagten aufgrund der Gemeinschaftsbildmarke Nr. 1665306 kein Unterlassungsanspruch nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b, Art. 102 Abs. 1 GMV zu.

14a) Der Schutz aus der eingetragenen Gemeinschaftsbildmarke Nr. 1665306 ist nicht deshalb zu versagen, weil die Marke - wie die Revision geltend macht - möglicherweise nicht die Eintragungsvoraussetzungen erfüllt. Die Revision beruft sich in diesem Zusammenhang auf die Feststellungen des Berufungsgerichts, die Medusa von Phidias aus der Sammlung Rondanini habe als Vorlage für die Klagemarke gedient.

15Allerdings wird teilweise angenommen, der Kennzeichenschutz dürfe nicht dazu führen, urheberrechtlich gemeinfreie Werke durch den Markenschutz zu remonopolisieren (vgl. Klinkert/Schwab, GRUR 1999, 1067, 1069 ff.; kritisch auch Wandtke/Bullinger, GRUR 1997, 573, 577 f.; vgl. auch Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 3 MarkenG Rn. 358). Nach anderer Ansicht, der auch der Senat zuneigt, begründet die Gemeinfreiheit eines Werkes nach Ablauf der urheberrechtlichen Schutzdauer gemäß § 64 UrhG für sich genommen kein Eintragungshindernis (vgl. BPatG, GRUR 1998, 1021, 1023; BPatG, Beschluss vom 26. Juli 2005 - 27 W (pat) 182/04, juris Rn. 24 f.; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, 3. Aufl., § 8 Rn. 175 und 275). Der Frage ist im Streitfall nicht nachzugehen, weil der Verletzungsrichter, wie auch die Revision nicht verkennt, an die erfolgte Eintragung der Marke nach Art. 99 Abs. 1 GMV gebunden ist, wenn - wie im vorliegenden Fall - der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund nicht mit der Widerklage nach Art. 52 Abs. 1 Buchst. a in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 GMV geltend gemacht worden ist (vgl. BGH, Urteil vom 7. Oktober 2004 - I ZR 91/02, GRUR 2005, 427, 428 = WRP 2005, 616 - Lila-Schokolade; österr. OGH, WRP 2010, 406, 410).

16b) Die Beurteilung des Berufungsgerichts, die in Rede stehenden Darstellungen der Medusa auf den Mosaiken des Beklagten seien markenmäßig benutzt worden, hält einer revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

17aa) Eine Verletzungshandlung nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b GMV kann grundsätzlich nur angenommen werden, wenn die angegriffenen Abbildungen markenmäßig verwendet werden. Eine markenmäßige Benutzung oder - was dem entspricht - eine Verwendung als Marke setzt voraus, dass die Abbildungen im Rahmen des Produkt oder Leistungsabsatzes jedenfalls auch der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer dienen (zu Art. 5 Abs. 1 MarkenRL EuGH, Urteil vom 12. November 2002 - C206/01, Slg. 2002, I10273 = GRUR 2003, 55 Rn. 48 ff. - Arsenal Football Club; zu § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG BGH, Urteil vom 30. April 2008 - I ZR 123/05, GRUR 2008, 793 Rn. 15 = WRP 2008, 1196 - Rillenkoffer). Die Rechte aus der Marke nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b GMV, dessen Anwendung eine Verwechslungsgefahr voraussetzt, sind daher auf diejenigen Fälle beschränkt, in denen die Benutzung des Zeichens durch einen Dritten die Hauptfunktion der Marke, das heißt die Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber dem Verbraucher, beeinträchtigt oder immerhin beeinträchtigen könnte (zu Art. 5 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL EuGH, Urteil vom 12. Juni 2008 - C533/06, Slg. 2008, I4231 = GRUR 2008, 698 Rn. 57 - O2/Hutchison; Urteil vom 18. Juni 2009 - C487/07, Slg. 2009, I5185 = GRUR 2009, 756 Rn. 59 - L'Oréal/Bellure; zu § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG BGH, Urteil vom 22. April 2010 - I ZR 17/05, GRUR 2010, 1103 Rn. 25 = WRP 2010, 1508 - Pralinenform II). Für Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b GMV gilt kein anderer Benutzungsbegriff als für Art. 5 Abs. 1 Buchst. b MarkenRL und § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

18bb) Die Beurteilung, ob die angegriffene Gestaltung vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden wird, obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter (vgl. BGH, Urteil vom 25. Januar 2007 - I ZR 22/04, BGHZ 171, 89 Rn. 23 - Pralinenform I). Im Revisionsverfahren ist daher nur zu prüfen, ob der Tatrichter den Rechtsbegriff zutreffend erfasst und ohne Widerspruch zu Denkgesetzen und Erfahrungssätzen geurteilt hat und ob das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird. Die Annahme des Berufungsgerichts, die angegriffenen Darstellungen der Medusa auf den vom Beklagten vertriebenen Mosaiken seien markenmäßig verwendet worden, ist jedoch nicht frei von Rechtsfehlern.

19(1) Die Revision macht allerdings vergeblich geltend, die Annahme einer markenmäßigen Verwendung der angegriffenen Gestaltungen verbiete sich schon deshalb, weil die fraglichen Medusa-Abbildungen urheberrechtlich schutzfähige Werke seien und die Schutzdauer des Urheberrechts gemäß § 64 UrhG 70 Jahre nach dem Tode des Urhebers ende. Sei ein Werk im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 4 UrhG gemeinfrei geworden, dürfe es nicht durch das Markenrecht monopolisiert werden. Entsprechendes habe zu gelten, wenn das Werk so alt sei, dass es nie urheberrechtlich geschützt gewesen sei, wie dies vorliegend bei der Medusa von Phidias der Fall sei, weil im Zeitpunkt der Schaffung des Werkes noch keine Gesetze zum Schutz des Urheberrechts bestanden hätten.

20Anders als die Revision meint, schließt der Umstand, dass ein zunächst nach § 2 UrhG geschütztes Kunstwerk gemeinfrei geworden ist, eine markenmäßige Verwendung einer dem Kunstwerk entsprechenden oder ihm ähnlichen Gestaltung nicht aus (vgl. W. Nordemann, WRP 1997, 389, 392; Wandtke/Bullinger, GRUR 1997, 573, 578; Tresper, Urheberrechtlich schutzfähige Zeichen als Marken, 2007, 145). Andernfalls würde der Marke jeder Schutz nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b GMV und § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG versagt, was mit der grundsätzlichen Bindung des Verletzungsrichters an die Markeneintragung nicht zu vereinbaren wäre.

21(2) Das Berufungsgericht ist jedoch bei seiner Prüfung, ob die Darstellungen der Medusa auf den drei in Rede stehenden Mosaiken des Beklagten markenmäßig benutzt worden sind, von einem unzutreffenden Maßstab ausgegangen. Es hat rechtsfehlerhaft der Beurteilung der markenmäßigen Benutzung nicht die Auffassung des Durchschnittsverbrauchers zugrunde gelegt.

22Das Berufungsgericht hat angenommen, der Verkehr fasse zwar die Formgestaltung der Ware regelmäßig nicht in gleicher Weise wie Wort- und Bildmarken als Herkunftshinweis auf, sondern sehe in der Warenform zunächst nur eine funktionelle und ästhetische Ausgestaltung der Ware selbst. Im vorliegenden Fall gehe der Verkehr bei den angegriffenen Ausführungsformen trotz ihres dekorativen Charakters gleichwohl von einem Herkunftshinweis aus. Diejenigen Verbraucher, denen die Klagemarke bekannt sei, würden aufgrund der weitgehenden Übereinstimmungen mit den Abbildungen auf den fraglichen drei Mosaiken des Beklagten annehmen, diese stammten aus dem Unternehmen der Inhaberin der Klagemarke.

23Das Berufungsgericht hat bei dieser Beurteilung nicht hinreichend berücksichtigt, dass nach seinen Feststellungen nicht mehr als fünf Prozent des Publikums die Klagemarke kennen. Damit hat das Berufungsgericht für die Beurteilung der markenmäßigen Benutzung nicht den Maßstab des Durchschnittsverbrauchers herangezogen, sondern auf das Verständnis eines kleinen Teils des Verkehrs abgestellt, dem die Gemeinschaftsmarke der Klägerin bekannt ist und der der fraglichen Abbildung der Medusa deshalb einen Herkunftshinweis entnimmt, wenn er ihr in einer mit der Klagemarke identischen oder ähnlichen Darstellung auf Mosaiken begegnet.

24Abweichendes ergibt sich - anders als die Revisionserwiderung meint - auch nicht aus der Entscheidung "adidas/Marca Mode" des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH, Urteil vom 10. April 2008 - C102/07, Slg. 2008, I2439 = GRUR 2008, 503). In dieser Entscheidung hat der Gerichtshof der Europäischen Union für die Frage einer markenmäßigen Benutzung eines Zeichens mit dekorativem Charakter nicht allein auf die Ähnlichkeit der Kollisionszeichen, sondern auch auf den Bekanntheitsgrad der Klagemarke abgestellt (EuGH, GRUR 2008, 503 Rn. 36 - adidas/Marca Mode). In der Rechtsprechung des Senats ist ebenfalls anerkannt, dass die Frage, ob der Verkehr ein Motiv nur als dekoratives Element oder (auch) als Herkunftshinweis auffasst, von der Kennzeichnungskraft und dem Bekanntheitsgrad der Klagemarke abhängt (vgl. BGH, Urteil vom 6. Juli 2000 - I ZR 21/98, GRUR 2001, 158, 160 = WRP 2001, 41 - Drei-Streifen-Kennzeichnung; Urteil vom 14. Januar 2010 - I ZR 92/08, GRUR 2010, 838 Rn. 20 = WRP 2010, 1043 - DDR-Logo; zur markenmäßigen Verwendung von Farben oder Warenformen BGH, Urteil vom 4. September 2003 - I ZR 23/01, BGHZ 156, 126, 137 f. - Farbmarkenverletzung I; BGH, GRUR 2010, 1103 Rn. 33 - Pralinenform II). Im vorliegenden Fall ergeben sich aufgrund der Kennzeichnungskraft der Klagemarke Nr. 1665306 keine Anhaltspunkte für eine markenmäßige Verwendung der drei fraglichen Medusa-Motive auf den vom Beklagten vertriebenen Mosaiken. Das Berufungsgericht, das von originär durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Klagemarke ausgegangen ist, hat keine Steigerung der Kennzeichnungskraft der Klagemarke infolge ihrer Benutzung und keine Bekanntheit der Klagemarke festgestellt.

25Ohne Erfolg bleibt in diesem Zusammenhang auch die Rüge der Revisionserwiderung, das Berufungsgericht hätte aufgrund der Anlagen K20 bis K24 von einer gesteigerten Kennzeichnungskraft beim allgemeinen Publikum ausgehen müssen. Den genannten Anlagen ist nicht zu entnehmen, dass die Klägerin im Zusammenhang mit den dort dargestellten Keramik und Fliesenartikeln sowie Mosaiken die Klagemarke in einem Umfang benutzt hat, der die Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft rechtfertigen könnte.

26c) Eines Vorabentscheidungsersuchens an den Gerichtshof der Europäischen Union bedarf es nicht. Eine Vorlage nach Art. 267 Abs. 3 AEUV ist nicht geboten, wenn der Lösung der entscheidungserheblichen Rechtsfrage - hier der markenmäßigen Verwendung der angegriffenen Bildmotive - eine gesicherte Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union zugrunde liegt (vgl. EuGH, Urteil vom 30. September 2003 - C224/01, Slg. 2003, I10239 = NJW 2003, 3539 Rn. 118 - Köbler). Davon ist im Streitfall aufgrund der zahlreichen Entscheidungen des Gerichtshofs der Europäischen Union zur rechtsverletzenden Benutzung einer Marke auszugehen. Die Umsetzung dieser Entscheidungspraxis im konkreten Fall ist Aufgabe der nationalen Gerichte (vgl. EuGH, Urteil vom 16. November 2004 - C245/02, Slg. 2004, I10989 = GRUR 2005, 153 Rn. 84 - Anheuser-Busch; vgl. auch Schlussanträge der Generalanwältin Sharpston vom 6. April 2006 - C348/04, Slg. 2007, I3391 Rn. 3 - Boehringer Ingelheim/Swingward II).

273. Die Revision hat auch Erfolg, soweit sie sich gegen die Verurteilung nach dem Auskunftsantrag, dem Antrag auf Feststellung der Schadensersatzverpflichtung und dem Antrag auf Zahlung der Abmahnkosten richtet. Da der Verbotsausspruch wegen Verletzung der Klagemarke Nr. 1665306 keinen Bestand hat, ist die Verurteilung nach den Annexanträgen auf Auskunft und Schadensersatz sowie auf Zahlung der Abmahnkosten wegen Verletzung dieser Klagemarke ebenfalls nicht gerechtfertigt.

284. Das Berufungsurteil ist, soweit es die Ansprüche der Klägerin gegen den Beklagten auf Unterlassung, Auskunftserteilung, Schadensersatz und Zahlung der Abmahnkosten bejaht hat, auch nicht aus anderen Gründen richtig (§ 561 ZPO). Der Beklagte haftet nicht wegen Verletzung der IR-Marke Nr. 626654 der Klägerin nach § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 und 6 MarkenG, § 242 BGB, §§ 670, 683 Satz 1, § 677 BGB. Der Vertrieb der beanstandeten Mosaiken mit den Bildmotiven der Medusa stellt keine rechtsverletzende Benutzung der IR-Marke der Klägerin dar. Insoweit gelten die Ausführungen zur Gemeinschaftsmarke Nr. 1665306 der Klägerin entsprechend (s. oben Rn. 18 ff.).

29III. Das Berufungsurteil kann daher nicht aufrechterhalten werden, soweit das Berufungsgericht zum Nachteil des Beklagten erkannt hat (§ 562 Abs. 1 ZPO). Der Senat kann auch im Umfang der Aufhebung des Berufungsurteils in der Sache selbst entscheiden, weil weitere Feststellungen nicht zu erwarten sind und die Sache nach den getroffenen Feststellungen zur Endentscheidung reif ist (§ 563 Abs. 3 ZPO).

301. Der Klägerin steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b, Art. 102 Abs. 1 GMV aufgrund der Gemeinschaftsbildmarke Nr. 1665306 nicht zu. Der Beklagte benutzt die angegriffenen Bildmotive der Medusa auf den Mosaiken nicht markenmäßig. Der Verkehr wird in den Bildmotiven der Medusa nur die Ausgestaltung der Ware selbst sehen. Von dem dekorativen Charakter der Motive ist im Ansatz auch das Berufungsgericht ausgegangen. Die Klagemarke ist den beteiligten Verkehrskreisen weitgehend unbekannt. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts, die der Senat seiner Entscheidung zugrunde zu legen hat, kennen nicht mehr als fünf Prozent der beteiligten Verkehrskreise die Klagemarke, deren Kennzeichnungskraft auch durch Benutzung nicht gesteigert ist. Dies gilt auch unter Zugrundelegung der von der Klägerin im Zeitraum von 2006 bis 30. September 2011 dargestellten Absatz und Umsatzzahlen. Danach hat die Klägerin in Deutschland jährlich zwischen 55.148 und 157.835 Fliesen ihrer Kollektion im Zusammenhang mit den Klagemarken abgesetzt und damit Umsätze zwischen 857.061 € und 1.538.981 € im Jahr erzielt. Dies rechtfertigt nicht die Annahme einer gesteigerten Kennzeichnungskraft der Klagemarken. Entsprechendes gilt, wenn die Absatz und Umsatzzahlen für Europa zugrunde gelegt werden. Der durchschnittlich informierte angemessen aufmerksame Durchschnittsverbraucher hat danach keine Veranlassung, in den beanstandeten Bildmotiven über deren dekorativen Charakter hinaus einen Herkunftshinweis zu sehen.

31Da durch den Vertrieb der Mosaiken mit den angegriffenen Bildmotiven die Klagemarke Nr. 1665306 nicht verletzt worden ist, scheiden auch die weitergehenden Ansprüche auf Schadensersatz, Auskunftserteilung und Zahlung der Abmahnkosten aus.

322. Aus den vorstehend angeführten Gründen sind die Ansprüche auch nicht aus der IR-Marke Nr. 626654 der Klägerin gegeben.

33IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO.

Bornkamm                                               Pokrant                                      Büscher

                             Kirchhoff                                              Koch