Gründe

I. Gegen die am 28. März 1996 angemeldete und am 25. November 1996 für "Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)" eingetragene Wortmarke Nr. 396 15 451.4 1800 ANTIGUO hat die Widersprechende Widerspruch erhoben aus der prioritätsälteren Wortmarke Nr. 1 160 118 SIERRA ANTIGUO und der ebenfalls prioritätsälteren Wort-/Bildmarke Nr. 2 006 894:

Die Widerspruchsmarken sind eingetragen für "Spirituosen mexikanischer Herkunft, nämlich Tequila".

Die Markenstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Widersprüche zurückgewiesen.

Die dagegen gerichtete Beschwerde der Widersprechenden hat das Bundespatentgericht ebenfalls zurückgewiesen (BPatG MarkenR 2007, 353).

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde. Die Markeninhaberin beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

II. Das Bundespatentgericht hat die Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verneint. Dazu hat es ausgeführt:

Zwischen den von der jüngeren Marke und den Widerspruchsmarken erfassten Waren bestehe teilweise Warenidentität. Die Widerspruchsmarken verfügten nicht über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft. Die mit diesen Marken erzielten Jahresumsätze von 330.000 DM und 240.000 DM seien nicht geeignet, eine erhöhte Verkehrsbekanntheit zu belegen. Gegenteiliges folge auch nicht daraus, dass die Marke "SIERRA ANTIGUO" in einer Fachzeitschrift für Gastronomie an Platz 10 der Liste der Tequila-Anbieter in Deutschland geführt werde.

Die sich gegenüberstehenden Marken unterschieden sich in ihrem Gesamteindruck deutlich. Der Zeichenbestandteil "ANTIGUO" verfüge in den Widerspruchsmarken über keine selbständig kennzeichnende Stellung. Er sei zwar nicht glatt beschreibend und deshalb nicht schutzunfähig. Der inländische Verkehr erkenne in ihm aber das deutsche Wort "antik" und verstehe den Begriff im Sinne von "alt". Für den Bereich der Spirituosen sei "ANTIGUO" deshalb geeignet, die Beschaffenheit von Tequila zu beschreiben. Der Begriff sei kennzeichnungsschwach. Dagegen verfüge das spanische Wort "SIERRA" für Gebirgszug über keinen beschreibenden Sinngehalt für die in Rede stehenden Waren. Ohne eine selbständig kennzeichnende Stellung des Bestandteils "ANTIGUO" in den Widerspruchsmarken sei eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ausgeschlossen. Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt eines Serienzeichens bestehe ebenfalls nicht, weil die Widersprechende nicht geltend gemacht habe, "ANTIGUO" als Bestandteil einer Zeichenserie zu benutzen und zudem die Kennzeichnungsschwäche dieses Bestandteils der Widerspruchsmarken der Annahme entgegenstehe, es handele sich um einen Stammbestandteil einer Zeichenserie. Eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn sei ausgeschlossen. Die ältere Marke habe sich nicht zu einem bekannten Unternehmenskennzeichen entwickelt.

III. Die zulässige Rechtsbeschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Das Bundespatentgericht hat das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ohne Rechtsfehler verneint.

1. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage, ob Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG vorliegt, ebenso wie bei § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, unter Heranziehung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen der Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, dem Grad der Ähnlichkeit der Marken und der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke in der Weise auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine gesteigerte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (BGHZ 171, 89 Tz. 33 - Pralinenform; BGH, Urt. v. 20.9.2007 - I ZR 94/04, GRUR 2007, 1066 Tz. 21 = WRP 2007, 1466 - Kinderzeit).

2. Das Bundespatentgericht hat zu Recht eine Identität der Waren angenommen, für die die Kollisionsmarken geschützt sind. Durch die Eintragung der angegriffenen Marke für den Oberbegriff "Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)" wird Schutz auch für "Spirituosen mexikanischer Herkunft, nämlich Tequila" und damit für die Waren beansprucht, für die die Widerspruchsmarken eingetragen sind (vgl. BGH, Beschl. v. 13.10.2004 - I ZB 4/02, GRUR 2005, 326 = WRP 2005, 341 - il Padrone/Il Portone).

3. Das Bundespatentgericht hat eine erhöhte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken kraft Benutzung verneint. Mangels gegenteiliger Feststellungen hat es seiner Entscheidung - unausgesprochen - eine normale Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken von Hause aus zugrunde gelegt. Das ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Die Darlegungen der Widersprechenden zur Verwendung der Widerspruchsmarken rechtfertigen nicht die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft.

Bei der Bestimmung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke sind alle relevanten Umstände zu berücksichtigen, zu denen insbesondere die Eigenschaften, die die Marke von Hause aus besitzt, der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geographische Verbreitung und die Dauer der Benutzung der Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für eine Marke und der Teil der beteiligten Verkehrskreise, die die Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen, gehören (EuGH, Urt. v. 22.6.1999 - C-342/97, Slg. 1999, I-3819 = GRUR Int. 1999, 734 Tz. 23 = WRP 1999, 806 - Lloyd; Urt. v. 14.9.1999 - C-375/97, Slg. 1999, I-5421 = GRUR Int. 2000, 73 Tz. 27 = WRP 1999, 1130 - Chevy; Urt. v. 7.7.2005 - C-353/03, Slg. 2005, I-6135 = GRUR 2005, 763 Tz. 31 = WRP 2005, 1159 - Nestlé/Mars; BGH, Beschl. v. 8.5.2002 - I ZB 4/00, GRUR 2002, 1067, 1069 = WRP 2002, 1152 - DKV/OKV).

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung einer infolge Benutzung gesteigerten Kennzeichnungskraft ist grundsätzlich der Anmeldetag der angegriffenen Marke (BGH GRUR 2002, 1067, 1069 - DKV/OKV). Etwas anderes kommt allenfalls dann in Betracht, wenn eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke nach dem Kollisionszeitpunkt in Rede steht. Dafür ist vorliegend nichts ersichtlich.

Ist danach der 28. März 1996 als Anmeldetag der jüngeren Marke für die Beurteilung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken maßgeblich, kommt es auf die von der Widersprechenden für den Zeitraum ab Januar 1997 dargelegten Zuwächse der mit der Marke erzielten Umsätze und auf die Stellung der Marke im Jahre 1998 unter den ersten zehn am häufigsten angebotenen Tequila-Marken nicht an. Vielmehr hat das Bundespatentgericht zu Recht nur die von der Widersprechenden für die Jahre 1994 und 1995 vorgetragenen Umsatzzahlen von 330.000 DM und 240.000 DM berücksichtigt. Ob die mit der weiteren Marke "SIERRA TEQUILA" von der Widersprechenden erzielten Umsätze und Marktanteile zur Steigerung einer Bekanntheit der Widerspruchsmarken mit herangezogen werden können, braucht nicht entschieden zu werden. Die Angaben hierzu beziehen sich nicht auf den maßgeblichen Kollisionszeitpunkt, sondern auf nachfolgende Zeiträume. Es ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden, dass das Beschwerdegericht die Umsatzzahlen der Jahre 1994 und 1995 in Höhe von 330.000 DM und 240.000 DM für die Annahme einer durch Benutzung erfolgten Steigerung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken nicht hat ausreichen lassen.

4. Den Grad der Ähnlichkeit der Marken hat das Bundespatentgericht als so gering angesehen, dass trotz der Warenidentität und der normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken eine unmittelbare Verwechslungsgefahr auszuschließen sei. Auch diese Beurteilung ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

a) Die Frage der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken ist nach deren Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild und im Bedeutungsgehalt zu beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (EuGH GRUR Int. 1999, 734 Tz. 27 f. - Lloyd; BGHZ 139, 340, 347 - Lions).

Bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit ist das Bundespatentgericht von dem das Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz ausgegangen, dass es auf den jeweiligen Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen ankommt (vgl. BGH, Urt. v. 28.6.2007 - I ZR 132/04, GRUR 2008, 258 Tz. 26 = WRP 2008, 232 - INTERCONNECT/T-InterConnect). Der Beurteilung des Gesamteindrucks der Marken sind bei der Prüfung der Voraussetzungen des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG sowohl bei den älteren Widerspruchsmarken als auch bei der angegriffenen Marke die Zeichen in ihrer eingetragenen Form zugrunde zu legen (BGH GRUR 2002, 1067, 1070 - DKV/OKV; GRUR 2005, 326, 327 - il Padrone/Il Portone). Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den durch die Marke im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein können (EuGH, Urt. v. 6.10.2005 - C-120/04, GRUR 2005, 1042 Tz. 28 f. = WRP 2005, 1505 - THOMSON LIFE; Urt. v. 12.6.2007 - C-334/05, GRUR 2007, 700 Tz. 41 - HABM/Shaker [Limoncello]; BGHZ 167, 322 Tz. 18 - Malteserkreuz). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamteindruck der Marke nicht mitbestimmen.

b) Das Bundespatentgericht hat angenommen, dass der Bestandteil "ANTIGUO" in den Widerspruchsmarken kennzeichnungsschwach sei, weil er im Zusammenhang mit "Tequila" im Sinne von "alt" verstanden wird und die Beschaffenheit der Ware beschreibt, während der weitere Bestandteil "SIERRA" keinen beschreibenden Sinngehalt vermittelt. Das Bundespatentgericht hat deshalb zu Recht angenommen, dass der Bestandteil "ANTIGUO" die Widerspruchsmarken nicht prägt.

Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg mit der Begründung, der spanische Begriff "ANTIGUO" werde von den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht im Sinne von "alt" verstanden, weil das inländische Publikum in der Regel der spanischen Sprache nicht mächtig sei. Der Verkehr fasse den Begriff vielmehr als ein Phantasiewort oder einen Hinweis auf eine exotische Gegend auf. Er präge den Gesamteindruck der Widerspruchsmarken. Dem kann nicht beigetreten werden.

Soweit die Beurteilung des Gesamteindrucks auf tatsächlichem Gebiet liegt, kann sie im Rechtsbeschwerdeverfahren nur eingeschränkt darauf überprüft werden, ob ihr ein zutreffender Rechtsbegriff zugrunde liegt, sie nicht gegen Erfahrungssätze oder Denkgesetze verstößt oder wesentliche Umstände nicht berücksichtigt (BGH, Urt. v. 26.4.2001 - I ZR 212/98, GRUR 2002, 167, 169 = WRP 2001, 1320 - Bit/Bud; Beschl. v. 22.9.2005 - I ZB 40/03, GRUR 2006, 60 Tz. 17 = WRP 2006, 92 - coccodrillo). Für einen entsprechenden Verstoß ist vorliegend nichts ersichtlich, weil das Bundespatentgericht das Verständnis des Verkehrs von dem beschreibenden Sinngehalt des Worts "ANTIGUO" nicht aus Spanischkenntnissen des inländischen Publikums, sondern aus der Ähnlichkeit mit dem deutschen Wort "antik" abgeleitet hat. Diese Beurteilung lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen.

c) Danach ist das Bundespatentgericht zutreffend davon ausgegangen, dass in der Widerspruchsmarke Nr. 1 160 118 (Wortmarke "SIERRA ANTIGUO") der Wortbestandteil "SIERRA" nicht vollständig in den Hintergrund tritt und die zusammengesetzte Marke nicht von "ANTIGUO" dominiert oder geprägt wird. Selbst wenn zahlreiche Markeneintragungen mit dem Wortbestandteil "SIERRA" für die in Rede stehende Warenklasse registriert sind, folgt daraus nicht, dass der Verkehr sich ausschließlich an dem seinerseits kennzeichnungsschwachen Bestandteil "ANTIGUO" orientiert und "SIERRA" bei der Beurteilung des Gesamteindrucks vernachlässigt.

Auch die Widerspruchsmarke Nr. 2 006 894 (Wort-/Bildmarke einer Flasche mit den Wortbestandteilen "SIERRA ANTIGUO Tequila Añejo") wird nicht von "ANTIGUO" geprägt.

In bildlicher Hinsicht wird sich der Verkehr in der Regel an dem Wortbestandteil einer Wort-/Bildmarke orientieren, wenn es sich bei dem Bildbestandteil um eine nichtssagende oder geläufige und nicht ins Gewicht fallende Verzierung handelt (BGH, Urt. v. 22.4.2004 - I ZR 189/01, GRUR 2004, 778, 779 = WRP 2004, 1173 - URLAUB DIREKT). Von einer nicht ins Gewicht fallenden Verzierung des Bildbestandteils kann bei der Wort-/Bildmarke aufgrund der auffällig gestalteten Flaschenform mit einem an einen Sombrero erinnernden Plastikaufsatz aber nicht ausgegangen werden. Der Bildbestandteil der Wort-/Bildmarke der Widersprechenden prägt den Gesamteindruck daher mit.

In klanglicher Hinsicht ist allerdings von dem Erfahrungssatz auszugehen, dass bei einer Kombination von Wort und Bild in der Marke der Verkehr sich regelmäßig an dem Wortbestandteil orientiert, wenn er kennzeichnungskräftig ist, weil der Wortbestandteil einer solchen Marke die einfachste Möglichkeit der Benennung bietet (BGHZ 139, 340, 348 - Lions; 167, 322 Tz. 29 - Malteserkreuz). Diesen Erfahrungssatz hat das Bundespatentgericht ersichtlich der Beurteilung des Gesamteindrucks der Wort-/Bildmarke der Widersprechenden zugrunde gelegt. Es hat auch bei den Wortbestandteilen der Wort-/Bildmarke angenommen, dass der Gesamteindruck nicht durch das Wort "ANTIGUO" geprägt wird, sondern der Verkehr sich auch an dem weiteren Wortbestandteil "SIERRA" orientiert. Das ist trotz der graphischen Herausstellung des Wortes "ANTIGUO" im Hinblick auf seine Kennzeichnungsschwäche aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Denn die Annahme, der Verkehr werde bei einem nur schwach kennzeichnungskräftigen Wortbestandteil trotz seiner graphischen Herausstellung andere Wortbestandteile bei der Beurteilung des Gesamteindrucks nicht vernachlässigen, ist nicht erfahrungswidrig. Im Übrigen ist bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit zwischen der in Rede stehenden Widerspruchsmarke und der jüngeren Marke zu berücksichtigen, dass bei der markanten Flaschenform auch eine Benennung des Produkts anhand der Flaschenform in Betracht kommt (Flasche mit dem Sombrero).

d) Bei der Bestimmung des Gesamteindrucks der jüngeren Marke hat das Bundespatentgericht sowohl auf den Wortbestandteil "ANTIGUO" als auch auf die Zahl "1800" abgestellt. Zwar sei der Bestandteil "1800" kennzeichnungsschwach, weil er etwa als Hinweis auf das Jahr der Firmengründung aufgefasst werden könne. Er trete aber nicht hinter dem ebenfalls kennzeichnungsschwachen Wort "ANTIGUO" zurück. Diese Ausführungen des Bundespatentgerichts lassen einen Rechtsfehler nicht erkennen. Anders als die Rechtsbeschwerde meint, ist der Bestandteil "1800" der jüngeren Marke nicht als rein beschreibende Jahreszahl bei der Beurteilung des Gesamteindrucks zu vernachlässigen. Die Zahl "1800" erhält in der jüngeren Marke durch die Anführung an erster Stelle zusätzliches Gewicht für den Gesamteindruck.

e) Stehen sich danach bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit bei den Widerspruchsmarken "SIERRA ANTIGUO" und bei der jüngeren Marke "1800 ANTIGUO" gegenüber, ist nur von einer geringen Zeichenähnlichkeit auszugehen. Diese begründet trotz Warenidentität und normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken wegen der deutlichen Unterschiede der Kollisionszeichen keine unmittelbare Verwechslungsgefahr.

5. Das Bundespatentgericht hat auch eine Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG wegen der Gefahr, dass die Marken gedanklich miteinander in Verbindung gebracht werden, verneint.

a) Eine Verwechslungsgefahr zwischen den Widerspruchsmarken und der angegriffenen Marke unter dem Aspekt eines Serienzeichens hat das Bundespatentgericht nicht angenommen. Dagegen wendet sich die Rechtsbeschwerde nicht. Rechtsfehler sind insoweit auch nicht ersichtlich.

b) Das Bundespatentgericht hat schließlich auch eine Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn als ausgeschlossen angesehen, weil sich die Widerspruchsmarken nicht zu einem im Verkehr bekannten Unternehmenskennzeichen entwickelt haben. Die Verneinung dieser Art der Verwechslungsgefahr durch das Bundespatentgericht hält im Ergebnis einer rechtlichen Nachprüfung stand.

aa) Bei der Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne erkennt der Verkehr zwar die Unterschiede zwischen den Marken; er stellt aber organisatorische oder wirtschaftliche Verbindungen zwischen den Markeninhabern her. Eine solche Verwechslungsgefahr kann nur bei Vorliegen besonderer Umstände angenommen werden (BGH, Urt. v. 29.4.2004 - I ZR 191/01, GRUR 2004, 779, 783 = WRP 2004, 1046 - Zwilling/Zweibrüder). Dass ein Zeichen geeignet ist, bloße Assoziationen an ein fremdes Kennzeichen hervorzurufen, reicht hierzu nicht. Besondere Umstände, die die Annahme einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinn rechtfertigen, hat die Widersprechende nicht aufgezeigt.

bb) Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde in diesem Zusammenhang geltend, das Bundespatentgericht hätte jedenfalls von einer selbständig kennzeichnenden Stellung von "ANTIGUO" in den Widerspruchsmarken ausgehen müssen. Dies gelte gerade für die Wort-/Bildmarke, in der der Bestandteil "ANTIGUO" blickfangmäßig herausgestellt sei.

Zwar ist nicht ausgeschlossen, dass ein Zeichen, das als Bestandteil in eine zusammengesetzte Marke oder eine komplexe Kennzeichnung aufgenommen wird, eine selbständig kennzeichnende Stellung behält, ohne dass es das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 30 - THOMSON LIFE; BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 174 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach; Urt. v. 22.7.2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 = WRP 2004, 1281 - Mustang). Bei Identität oder Ähnlichkeit dieses selbständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer angemeldeten oder eingetragenen Marke mit älterem Zeitrang kann das Vorliegen von Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu bejahen sein, weil dadurch bei den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR 2005, 1042 Tz. 31 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2007, 1066 Tz. 40 - Kinderzeit).

Im vorliegenden Fall fehlt es aber bereits daran, dass die Widerspruchsmarken in identischer oder ähnlicher Form in die jüngere Marke übernommen worden sind. Die Widerspruchsmarken sind aus den Bestandteilen "SIERRA" und "ANTIGUO" zusammengesetzte Marken. Keiner dieser Bestandteile dominiert oder prägt die Widerspruchsmarken. Der Zeichenbestandteil "ANTIGUO" der älteren Marken kann, ohne dass er die Widerspruchsmarken dominiert oder prägt, in der zusammengesetzten jüngeren Marke keine selbständig kennzeichnende Stellung behalten. Anderenfalls würde für die Widerspruchsmarken, die Schutz nur in der eingetragenen Form beanspruchen können, ein selbständiger Elementenschutz begründet, der dem Kennzeichenrecht grundsätzlich fremd ist.

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG.