Gründe

I. Das Berufungsgericht hat in der Verwendung des Zeichens "Leysieffer" durch den Beklagten eine Verletzung der Klagemarke gesehen. Zur Begründung hat es ausgeführt:

Wegen der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen und der Identität der erfaßten Waren bestehe Verwechslungsgefahr. Der Beklagte habe das Zeichen "Leysieffer" ohne Zustimmung der Klägerin verwendet. Es sei nicht ersichtlich, daß das behauptete Einverständnis des Karl Leysieffer sich auf die markenmäßige Benutzung der Bezeichnung "Leysieffer" erstreckt habe. Der Beklagte könne der Klägerin nicht entgegenhalten, daß ihre Marke löschungsreif sei, denn es sei nicht ersichtlich, daß der Beklagte vor der Anmeldung der Klagemarke Rechte an einer Marke i.S. von § 4 Nr. 2 MarkenG erworben habe. Die Rechtsvorgängerin des Beklagten habe zwar möglicherweise vor dem Prioritätszeitpunkt das Recht an dem Unternehmenskennzeichen "Leysieffer & Co. Nachf." erworben. Dieses Recht gehe möglicherweise auf die Verwendung des Zusatzes "Leysieffer & Co." seit dem Jahre 1950 zurück. Demgegenüber sei jedoch das Recht der Klägerin an ihrer geschäftlichen Bezeichnung "Leysieffer" älter; denn wie sich aus der Aussage von Ursula Leysieffer in dem früheren Verfahren gegen die Mutter des Beklagten ergebe, existiere das Unternehmen der Klägerin schon seit den vierziger Jahren.

Die Ausübung des Markenrechts durch die Klägerin sei auch nicht rechtsmißbräuchlich. Ein Mißbrauch komme in Betracht, wenn aufgrund der Vorbenutzung des Zeichens durch einen Dritten ein schutzwürdiger Besitzstand entstanden sei und die Anmeldung in Kenntnis dieser Umstände erfolge. Im Streitfall sei indessen nichts für einen solchen Besitzstand zu erkennen. Im übrigen werde dem Beklagten lediglich der markenmäßige Gebrauch des Zeichens "Leysieffer" untersagt; die firmenmäßige Verwendung stehe ihm nach wie vor frei. Schließlich sei der Anspruch der Klägerin auch nicht verwirkt.

Da dem Beklagten kein Recht mit älterem Zeitrang zustehe, sei auch die Widerklage, deren Erhebung sachdienlich gewesen sei, nicht begründet.

II. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Revision mit Erfolg. Mit Recht macht sie geltend, daß die Klägerin aus der Klagemarke keine Rechte herleiten kann, weil sich der Beklagte für den Handel mit Wein und Sekt auf ein prioritätsälteres Recht an der geschäftlichen Bezeichnung "Leysieffer & Co. Nachf." stützen kann.

1. Der Beklagte verfügt mit der Unternehmensbezeichnung "Leysieffer & Co. Nachf." über ein gegenüber der Marke der Klägerin prioritätsälteres Kennzeichenrecht i.S. des § 12 MarkenG, das er einredeweise im Verletzungsprozeß geltend machen kann (vgl. BGHZ 150, 82, 88 - Hotel Adlon). Sein Unternehmen führt seit 1980 - dem Zeitpunkt des Erwerbs des Weinhandelsunternehmens durch seine Mutter - diese Firma.

a) Der Beklagte kann Rechte aus diesem Unternehmenskennzeichen allerdings nur beanspruchen, wenn er sich dieses Kennzeichens befugtermaßen bedient (vgl. BGH, Urt. v. 2.10.1997 - I ZR 105/95, GRUR 1998, 391, 393 = WRP 1998, 394 - Dr. St. ... Nachf.). Es bestehen jedoch keine Anhaltspunkte dafür, daß der Beklagte die Firma unbefugt benutzt. Er hat das Unternehmen von seiner Mutter erworben. Als sie ihrerseits das Unternehmen im Jahre 1980 erworben hatte, hatten die bisherigen Gesellschafter der Fortführung des Unternehmens mit dem geänderten Firmennamen, insbesondere der weiteren Verwendung des Namens Leysieffer, zugestimmt (§ 22 HGB a.F.).

b) Der Schutzumfang dieses der Klagemarke im Zeitrang vorgehenden Kennzeichenrechts erstreckt sich auch auf die im vorliegenden Rechtsstreit von der Klägerin beanstandeten Verwendungsformen. Dies gilt auch insoweit, als der Beklagte das Unternehmenskennzeichen "Leysieffer & Co. Nachf." zur Kennzeichnung der in seinen Geschäftsbereich fallenden Waren (hier: Weine) verwendet hat. Der Bundesgerichtshof ist in seiner Rechtsprechung zum früheren § 16 UWG ebenso wie zu §§ 5, 15 MarkenG stets davon ausgegangen, daß firmen- und markenmäßige Benutzung infolge der allen Kennzeichenrechten gemeinsamen Herkunftsfunktion ineinander übergehen (BGH, Urt. v. 18.10.1974 - I ZR 118/73, GRUR 1975, 257 - Buddelei, m.w.N. aus der älteren Rspr.; Urt. v. 13.7.1977 - I ZR 136/75, GRUR 1977, 789, 790 = WRP 1977, 708 - Tina-Spezialversand I; Urt. v. 28.4.1983 - I ZR 52/81, GRUR 1983, 764, 765 - Haller II; Urt. v. 24.11.1983 - I ZR 124/81, GRUR 1984, 354, 356 - Tina-Spezialversand II; BGHZ 145, 279, 282 - DB Immobilienfonds; 150, 82, 93 - Hotel Adlon; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 2. Aufl., § 14 Rdn. 22 u. 110; v. Gamm, Wettbewerbsrecht, 5. Aufl., Kap. 52 Rdn. 8). Eine Unternehmensbezeichnung kann daher auch dadurch verletzt werden, daß sie von einem Dritten als Produktbezeichnung, also als Marke, verwendet wird, ebenso wie umgekehrt eine Marke auch dadurch verletzt werden kann, daß ein Dritter, der ähnliche Waren oder Dienstleistungen anbietet, sie als Bezeichnung seines Unternehmens verwendet. Dem liegt die Erwägung zugrunde, daß eine Produktbezeichnung häufig auch das Unternehmen bezeichnet und umgekehrt die Unternehmensbezeichnung zumindest mittelbar auch die Herkunft der aus dem Betrieb stammenden Waren kennzeichnet (BGH GRUR 1984, 354, 356 - Tina-Spezialversand II).

Die in der Robelco-Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (Urt. v. 21.11.2002 - Rs. C-23/01, Slg. 2002, I-10913 Tz. 34 = GRUR 2003, 143 = WRP 2003, 66) zur Unterscheidung von firmen- und markenmäßigem Gebrauch angestellten Erwägungen betreffen allein die Reichweite der Markenrechtsrichtlinie und besagen nichts darüber, ob das nationale Markenrecht den Schutzumfang einer Marke auch auf andere kennzeichenmäßige Verwendungen als den markenmäßigen Gebrauch erstrecken kann (vgl. auch Ingerl/Rohnke aaO Rdn. 110). Schon gar nicht sagen diese Erwägungen etwas über den Schutzumfang von Unternehmenskennzeichen, die als ältere Rechte einer eingetragenen Marke nach Art. 4 Abs. 4 lit. b MarkenRL entgegengehalten werden können.

2. Zu Unrecht hat das Berufungsgericht angenommen, der Klägerin stehe ihrerseits ein noch älteres Gegenrecht zu.

a) Das Berufungsgericht hat dies der Aussage der Zeugin Ursula Leysieffer, der Ehefrau von Karl Leysieffer, entnommen, die sie in dem früheren, gegen die Mutter des Beklagten gerichteten Verfahren gemacht hat. Ob die insoweit erhobenen Verfahrensrügen der Revision durchgreifen, kann offenbleiben. Auch wenn die Klägerin den Namen Leysieffer noch vor dem Unternehmen des Beklagten als allein prägenden Firmenbestandteil verwendet haben sollte, ließe sich daraus kein älteres Gegenrecht ableiten. Denn bevor die Klägerin 1987 oder 1988 begonnen hat, mit Wein, Sekt und Likör zu handeln, gab es zwischen ihrem Unternehmen - einer expandierenden Osnabrücker Confiserie - und dem Unternehmen des Beklagten - einem Weingut und einer Weinhandlung - keine sich überschneidenden Geschäftsbereiche. Das Unternehmen des Beklagten hat 1980 begonnen, die Bezeichnung "Leysieffer & Co. Nachf." für eine Weinhandlung zu verwenden, deren Wein - sei es mit Hilfe von Handelsvertretern, sei es über den Handel - im gesamten Bundesgebiet abgesetzt wurde. Zum damaligen Zeitpunkt war der Tätigkeitsbereich der Klägerin sachlich und räumlich noch fast vollständig auf das Confiseriegeschäft in Osnabrück beschränkt. Zu diesem Zeitpunkt waren die Berührungspunkte zwischen den beiden Unternehmen derart gering, daß die Klägerin - selbst wenn eine geringe Branchennähe anzunehmen wäre - dem Unternehmen des Beklagten die auf den früheren Komplementär Ulrich Leysieffer hinweisende Bezeichnung "Leysieffer & Co. Nachf." nicht hätte untersagen können.

b) Der dem Unternehmen des Beklagten zukommende Zeitrang wird durch die spätere räumliche und sachliche Erweiterung des Geschäftsbereichs der Klägerin nicht beeinträchtigt. Dies gilt insbesondere für die 1987/88 erfolgte Erweiterung des Sortiments der Klägerin auf Wein, Sekt und Likör. Auf die Frage, ob der Beklagte auch schon aus der seit 1950 verwendeten Firma "Vereinigung Kauber Weingutsbesitzer Leysieffer & Co." Gegenrechte gegen die Klagemarke geltend machen kann, kommt es unter diesen Umständen nicht an. Ebenso kann offenbleiben, ob der Name "Leysieffer" für das Unternehmen des Beklagten - wie dieser durch umfangreiches Anschauungsmaterial aus den fünfziger und sechziger Jahren zu belegen versucht hat - schon seit Ende der fünfziger Jahre in Alleinstellung verwendet worden ist mit der Folge, daß sich der Beklagte auf einen noch viel früheren Zeitrang an der entsprechenden geschäftlichen Bezeichnung stützen könnte.

c) Der Beklagte kann der Klägerin sein älteres Recht an der geschäftlichen Bezeichnung "Leysieffer & Co. Nachf." für den Bereich des Handels mit Wein und weinhaltigen Getränken unabhängig davon entgegenhalten, ob ein entsprechender Löschungsanspruch durchgesetzt werden kann oder nicht (vgl. Ingerl/Rohnke aaO § 14 Rdn. 24).

3. Das Berufungsgericht hat - aus seiner Sicht folgerichtig - noch keine Feststellungen zu der Frage getroffen, ob dem Beklagten der mit der Widerklage geltend gemachte Anspruch auf Teillöschung der Klagemarke, d.h. auf Streichung der Waren "alkoholische Getränke, nämlich Weine, Schaumweine, Spirituosen und Liköre" aus dem Warenverzeichnis, zusteht. Die Beantwortung dieser Frage setzt voraus, daß auch die gegen die Widerklage erhobenen Einwände der Klägerin geprüft werden. In Ermangelung entsprechender Feststellungen ist im Revisionsverfahren eine abschließende Entscheidung nicht angezeigt.

III. Das angefochtene Urteil kann danach keinen Bestand haben. Die Klage ist abzuweisen, weil sich der Beklagte auf den gegenüber der Klagemarke älteren Zeitrang der geschäftlichen Bezeichnung "Leysieffer & Co. Nachf." stützen kann. Dagegen ist die Sache hinsichtlich der Widerklage zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.