Gründe

10Die zulässige Revision ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht.

11I. Bezüglich der Erfindungen, über die schon das Landgericht geurteilt hat, hält auch das Berufungsgericht die Abweisung der Klage für rechtens. Der Kläger habe mangels wirksamer Inanspruchnahme durch die Beklagte keinen Anspruch auf Vergütung seiner Diensterfindungen gemäß §§ 9 Abs. 1, 10 Abs. 1 ArbNErfG (in der gem. Art. 9 des Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts vom 31. Juli 2009 - BGBl. I 2009, 2521 - bis 30. September 2009 geltenden Fassung). Eine schriftliche Inanspruchnahmeerklärung liege unstreitig nicht vor. Weder in der Anmeldung der Schutzrechte oder der Inanspruchnahme von Unterstützung durch den Kläger hierbei noch in einer Benutzungsaufnahme sei überdies eine konkludente Inanspruchnahme zu erblicken, abgesehen davon, dass es an einem ausdrücklich oder konkludent vereinbarten Verzicht auf die Schriftform der Inanspruchnahme fehle. Für die geltend gemachte Erfindervergütung sei schließlich auch keine vertragliche Grundlage zu erkennen. Eine ausdrückliche dahingehende Vereinbarung trage der Kläger selbst nicht vor. Für die Annahme einer vertraglichen Vereinbarung aufgrund schlüssigen Verhaltens fehle es an konkreten Anhaltspunkten.

12Dem Kläger stünden auch keine Schadensersatzansprüche zu. Solche und andere auf Diensterfindungen gestützte Ansprüche würden zwar nicht von der Abgeltungsklausel erfasst, da sie im engen sachlichen Zusammenhang mit den Ansprüchen aus dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen stünden. Ansprüche nach § 139 Abs. 2 PatG scheiterten aber daran, dass eine Benutzung der Erfindungen durch die Beklagte aufgrund des Rückwirkung entfaltenden Widerrufs der deutschen Schutzrechte nicht rechtswidrig gewesen sei. Ebenso verhalte es sich mit etwaigen Entschädigungsansprüchen nach § 33 Abs. 1 PatG i.V.m. Art. 67 Abs. 1, 64 Abs. 1 EPÜ in Bezug auf die europäische Anmeldung. Auch aus der behaupteten unzulänglichen Verteidigung im Einspruchsverfahren könne der Kläger keine Ersatzansprüche herleiten, da er keinerlei Umstände dargetan habe, die im Falle ihrer Erweislichkeit die Annahme einer Pflichtverletzung seitens der Beklagten rechtfertigten. Der Kläger habe sich vielmehr trotz richterlicher Hinweise auf den Rechtsstandpunkt zurückgezogen, es sei Aufgabe der Beklagten gewesen, erfolgversprechende Verteidigungslinien aufzuzeigen. Die Beklagte habe den Kläger zwar entgegen § 16 Abs. 1 ArbNErfG nicht davon unterrichtet, dass sie die europäische Anmeldung durch Nichtzahlung der Jahresgebühr nicht weiter verfolgen werde. Der Kläger habe jedoch keinen ihm hierdurch entstandenen Schaden nachgewiesen. Denn er habe nicht dargetan, dass der Gegenstand der Anmeldung erteilungsfähig gewesen sei.

13Dem Kläger stehe wegen der behaupteten Benutzung des Gegenstandes der gemeldeten Erfindungen auch kein Bereicherungsanspruch nach §§ 812 ff. BGB zu. Soweit man in der Meldung der Erfindungen eine Leistung des Klägers sehen wollte, so sei diese nicht ohne Rechtsgrund, sondern in Erfüllung der Verpflichtungen nach § 5 Abs. 1 ArbNErfG erfolgt. Eine Eingriffskondiktion komme ebenfalls nicht in Betracht, da es aufgrund des Rückwirkung zukommenden Widerrufs der Schutzrechte an einer von der Rechtsordnung dem Kläger zugewiesenen Rechtsposition in Form eines Ausschließlichkeitsrechts fehle, in welche die Beklagte, sei es durch eigene Nutzungshandlungen, sei es durch Mitwirken an fremden Benutzungshandlungen durch die Vergabe von Lizenzen, eingegriffen und auf Kosten des Klägers etwas erlangt habe.

14Mangels hinreichenden Sachvortrags stünden dem Kläger unabhängig davon, ob diese erstinstanzlich bereits Streitgegenstand gewesen seien, keine Ansprüche nach §§ 612 analog, 687, 988 BGB bzw. nach § 20 ArbNErfG zu. Insbesondere habe sich der Kläger auf die Schutzfähigkeit seiner Erfindungen berufen und dadurch zugleich ein Tatbestandsmerkmal der Legaldefinition des § 3 ArbNErfG in Abrede gestellt. Auch habe er nicht aufgezeigt, inwieweit die Beklagte das Gemeldete als Verbesserungsvorschlag verwertet und hierdurch eine Vorzugsstellung erlangt habe.

15II. Dies hält revisionsrechtlicher Nachprüfung nicht in allen Punkten stand.

161. Auf das Streitverhältnis ist das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen in der bis zum 30. September 2009 gültigen Fassung anzuwenden.

172. Revisionsrechtlich nicht zu beanstanden ist die tatrichterliche Würdigung des Berufungsgerichts, dass im Streitfall weder eine wirksame Inanspruchnahme der vom Kläger als solche ordnungsgemäß gemeldeten Diensterfindungen noch eine vertragliche Übertragung mithin gem. § 8 ArbNErfG frei gewordener Diensterfindungen festgestellt werden kann und dem Kläger somit keine Vergütungsansprüche nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungenoder vertragliche Ansprüche zustehen.

18a) Wie der Senat in der Haftetikett-Entscheidung (BGHZ 167, 118 Tz. 27) ausgeführt hat, ist eine der gesetzlichen Schriftform ermangelnde Inanspruchnahmeerklärung nach § 125 BGB nichtig. Ob innerhalb der Ausschlussfrist für die Inanspruchnahme auf die Einhaltung der Schriftform verzichtet werden kann, kann - wie im Fall Haftetikett - auch hier offen bleiben, weil die Diensterfindungen unstreitig schriftlich gemeldet wurden und Feststellungen dazu fehlen, wann die Erfindungsmeldungen erfolgt sind und dass innerhalb der ab diesem Zeitpunkt laufenden Inanspruchnahmefrist eine Handlung vorgenommen worden ist, die als Verzicht auf eine schriftliche Inanspruchnahme gewertet werden könnte. Dass Entsprechendes vorgetragen und dieser Vortrag vom Berufungsgericht übergangen worden sei, legt die Revision nicht dar. Ihre allgemeinen Ausführungen geben - auch in der Gesamtschau - für die insoweit erforderlichen tatsächlichen Umstände nichts Verlässliches her, so dass die Gehörsrüge ins Leere geht. Mit dem Berufungsgericht ist daher davon auszugehen, dass die Diensterfindungen mangels Inanspruchnahme frei geworden sind. Damit scheiden Vergütungsansprüche des Klägers nach §§ 9, 10 ArbNErfG aus. Der Vergütungsanspruch nach § 9 Abs. 1 ArbNErfG entsteht mit der unbeschränkten Inanspruchnahme; der Vergütungsanspruch nach § 10 Abs. 1 ArbNErfG setzt neben der Benutzung der Diensterfindung die Erklärung der beschränkten Inanspruchnahme voraus.

19b) Frei von Rechtsfehlern ist auch die tatrichterliche Würdigung des Berufungsgerichts, dass keine vertragliche Übertragung der frei gewordenen Diensterfindungen festgestellt werden kann. Der damalige Vorstand der Beklagten K. brauchte hierzu nicht als Zeuge gehört zu werden. Der Kläger hat zwar im Zusammenhang mit dem Vortrag zum Schreiben der Beklagten vom 26. Januar 2000 behauptet, zwischen den Parteien sei unstreitig gewesen, dass die Nutzung und Verwertung der Diensterfindungen durch die Beklagte vergütungspflichtig sei und hierfür K. als Zeugen benannt. Dies allein rechtfertigt aber die Annahme eines konkludent geschlossenen Übertragungsvertrages nicht, da für eine Einigung über die - gegenüber den bereits erfolgten Anmeldungen nachträgliche - Übertragung der Anmeldung oder Schutzrechte und die dafür zu zahlende Vergütung vom Kläger nichts dargetan ist. Das lässt es naheliegend erscheinen, dass die Parteien davon ausgingen, mit den Erfindungsmeldungen des Klägers, den Anmeldungen der Beklagten und der (behaupteten) Verwertung der Erfindungen durch die Beklagte sei alles getan, um die Rechte an den Erfindungen auf die Beklagte übergehen zu lassen. Dann bestand schon kein Anlass zum Abschluss eines (nachträglichen) Übertragungsvertrags. Gegen eine Übertragung spricht schließlich auch der Umstand, dass der Kläger von der Verteidigung der Beklagten mit dem Argument, die Erfindungen seien frei geworden, ersichtlich überrascht worden ist. Wann und mit welchem Inhalt eine nachträgliche Übertragung stattgefunden haben soll, ist daher weder vorgetragen noch in das Wissen des Zeugen gestellt. Mit den Angaben in den Geschäftsberichten und Bilanzen der Beklagten brauchte sich das Berufungsgericht in diesem Zusammenhang nicht näher befassen. Sie mögen Anhaltspunkte für den Umfang der Nutzung der Diensterfindungen geben, besagen aber nichts für eine nachträgliche Übertragung.

20c) Der Vortrag des Klägers rechtfertigt auch nicht die Annahme einer Vereinbarung dahingehend, dass die Parteien nach Eingang der Erfindungsmeldungen technische Vorschläge für den Fall, dass sie nicht schutzfähig sind, durch Vereinbarung den Regelungen über die Zahlung einer Arbeitnehmervergütung unterworfen hätten (vgl. Melullis, GRUR 2001, 685 unter II mit Nachw. in Fn. 11, 12). Denn wie eine solche Vereinbarung zustande gekommen sein soll, lässt sich dem Parteivortrag ebenfalls nicht entnehmen und wurde auch nicht in das Wissen des Zeugen gestellt.

213. Da von der Revision - zu Recht - nicht beanstandet, hat der Senat der revisionsrechtlichen Überprüfung ferner das Auslegungsergebnis des Berufungsgerichts zu Grunde zu legen, die von den Parteien im Rahmen des Ausscheidens des Klägers aus den Diensten der Beklagten getroffenen Vereinbarungen beinhalteten, dass sämtliche denkbaren Ansprüche, die dem Kläger - gleich aus welchem Rechtsgrund - gegen die Beklagte wegen der von ihm getätigten Diensterfindungen möglicherweise zustehen, von der Abfindungsklausel ausgenommen sind.

224. Weiter zutreffend und von der Revision auch nicht beanstandet ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass dem Kläger aufgrund der Rückwirkung des Widerrufs der Schutzrechte nach §§ 21 Abs. 3, 22 Abs. 2 PatG keine Schadensersatzansprüche nach § 139 PatG bzw. Entschädigungsansprüchen nach § 33 Abs. 1 PatG zustehen. Etwaige Ansprüche nach Art. II § 1 a Abs. 1 Satz 1 IntPatÜG sind mit dem Fallenlassen durch Nichtzahlen der Jahresgebühr für die europäische Anmeldung ebenfalls entfallen.

235. Von der Revision nicht gerügt und auch sonst nicht zu beanstanden ist schließlich die sich anschließende tatrichterliche Würdigung des Berufungsgerichts, dass dem Kläger mangels hinreichenden Sachvortrags zu den gebotenen Verteidigungsmöglichkeiten bzw. zur Patent- oder Gebrauchsmusterfähigkeit auch keine Schadensersatzansprüche im Hinblick auf die behauptete unzureichende Verteidigung von Schutzrechten bzw. wegen der Missachtung des § 16 ArbNErfG im Zusammenhang mit der Aufgabe der europäischen Anmeldung zustehen.

246. Rechtsfehlerhaft hat das Berufungsgericht aber Ansprüche des Klägers nach § 812 Abs. 1 Satz 1 BGB bereits dem Grunde nach verneint.

25a) Eine Leistungskondiktion gemäß der ersten Alternative dieser Vorschrift kommt - wie das Berufungsgericht noch zutreffend erkannt hat - vorliegend zwar nicht in Betracht. Die Erfindungsmeldung beinhaltet regelmäßig keine bewusste, zweckgerichtete Mehrung des Vermögens (Definition der Leistung seit BGHZ 58, 184, 188) des Arbeitgebers durch den Arbeitnehmer. Objektiv geht es um eine bloße Wissensvermittlung (BGHZ 167, 118, 129 Tz. 26 - Haftetikett). Da die Parteien die Mitteilungen des Klägers als Meldungen von Diensterfindungen angesehen haben und nach dem hier anzuwendenden Arbeitnehmererfinderrecht diese Diensterfindungen nach deren Freiwerden nicht der Beklagten zustehen, kann auch nicht angenommen werden, dass im Streitfall mehr als diese Wissensvermittlung erfolgen sollte.

26b) Es kommt jedoch ein Bereicherungsausgleich über die Eingriffskondiktion gemäß der zweiten Alternative in Betracht.

27aa) Hiernach ist das durch eine eigene Handlung des Schuldners Erlangte herauszugeben, wenn es nach der Rechtsordnung dem Gläubiger gebührt. Das ist der Fall, wenn die Handlung eine schützenswerte und vermögensrechtlich nutzbare Rechtsposition beeinträchtigt (BGHZ 107, 117 Tz. 15 f. - Forschungskosten), die dem Gläubiger zugewiesen ist. Eingriffsobjekt kann nicht nur ein diesem zustehendes absolutes Recht sein, sondern auch eine über eine bloße Chance hinausgehende vermögensrechtlich nutzbare Position, deren Schutz gegenüber Dritten die Rechtsordnung zu Gunsten des Gläubigers vorsieht, deren Schutz sie nach Inhalt und/oder Umfang aber in weniger vollkommener Weise bemisst.

28bb) Eine solche Position erwächst dem Erfinder bereits dadurch, dass er eine Erfindung macht, also er selbst sich die Erkenntnis erschließt, wie mit bestimmten technischen Mitteln ein konkretes technisches Problem gelöst werden kann (vgl. EPA, Entsch. v. 15.11.2006 - T 154/04 unter 8. m.w.N.), und diese Erkenntnis - unter Wahrung einer die Öffentlichkeit hiervon ausschließenden Vertraulichkeit - so verlautbart, dass sie als Anweisung zum technischen Handeln genutzt werden kann. Allein hieraus ergibt sich zwar nicht das Recht auf ein Schutzrecht, das in § 6 PatG bzw. Art. 60 Abs. 1 EPÜ ausdrücklich erwähnt und als eigentumsähnliches Recht anerkannt ist (BVerfG, Beschl. v. 15.1.1974 - BvL 5/706/70 und BvL 9/70, GRUR 1974, 142, 144 - Offenlegung von Patent-Altanmeldungen). Ein Anspruch, ein Schutzrecht mit den sich beim Patent aus den §§ 9 ff. PatG ergebenden Wirkungen zu erhalten und nutzen zu können, kann naturgemäß nur bestehen und beeinträchtigt werden, wenn alle weiteren gesetzlichen Voraussetzungen für ein solches Schutzrecht gegeben sind. Dementsprechend geht die Rechtsprechung davon aus, dass das Recht auf das Schutzrecht als Immaterialgüterrecht gemäß § 823 Abs. 1 BGB gegen Eingriffe Dritter nur geschützt ist, wenn die Erfindung schutzfähig ist (Sen.Urt. v. 17.1.1995 - X ZR 130/93, Mitt. 1996, 16 - Gummielastische Masse I). Das ändert jedoch nichts daran, dass das Recht auf das Patent ein Recht des Erfinders an seiner Erfindung voraussetzt. Nur weil der Erfinder ein solches Recht hat und dieses mit der technischen Erkenntnis und deren Verlautbarung entsteht, kann dem Erfinder ein Recht auf ein Schutzrecht erwachsen. Bereits dieses Recht an der Erfindung schützt die Rechtsordnung, zwar nicht in gleicher Weise umfassend wie das Recht auf das Schutzrecht, aber gegen bestimmte, die Erfindung ausnutzende Handlungen Dritter. Im Gesetz kommt dies hinsichtlich eines Patents durch Art. II § 5 Abs. 1 IntPatÜG bzw. § 8 Satz 1 u. 2 PatG zum Ausdruck, der nach § 13 Abs. 3 GebrMG entsprechend im Gebrauchsmusterrecht gilt. Hiernach kann der Erfinder von einem Nichtberechtigten Abtretung der Rechte aus dessen Schutzrechtsanmeldung oder Übertragung des dem Dritten erteilten Schutzrechts verlangen. Das weist dem Erfinder, wie übrigens auch aus § 7 Abs. 2 PatG deutlich wird, die sachliche (vgl. BGHZ 162, 110, 112 - Schweißbrennerreinigung) Befugnis zur Schutzrechtsanmeldung und zur vermögensrechtlichen Nutzung der sich daraus ergebenden Möglichkeiten sowie - wenn die behördliche Erteilung erfolgt - zur Inhaberschaft des hierdurch jedenfalls geschaffenen formellen Rechts und zur Nutzung der Vorteile zu, die diese Position vermittelt, deren vermögensrechtliche Nutzbarkeit ebenfalls außer Frage steht. Damit steht zugleich fest, dass jedenfalls die Schutzrechtsanmeldung, die Schutzrechtsinhaberschaft und das Ausnutzen derselben durch einen Dritten, der die Erkenntnis sich nicht seinerseits selbst erschlossen hat, einen dieser Zuweisung widersprechenden Eingriff in eine fremde Rechtsposition darstellen.

29cc) Eingriffshandlungen, welche die Anmeldung und Eintragung ausnutzen, sind insbesondere Benutzungen der Erfindung, die der Dritte vornehmen konnte und kann, weil ihm als Anmelder und/oder Schutzrechtsinhaber eine Vorzugsstellung erwachsen ist, er also unter in der Fachwelt praktiziertem Schutz der Anmeldung und/oder der Eintragung als Schutzrechtinhaber handelt. Als Eingriff in das Recht an der Erfindung kommen darüber hinaus aber auch solche Benutzungen durch den Anmelder, der nicht Erfinder oder sein Rechtsnachfolger ist, in Betracht, die vor der Offenlegung der Anmeldung begangen sind. Angesichts der Exklusivität des Wissens um die Lehre zum technischen Handeln, die mit einer Erfindung regelmäßig verbunden ist, solange die Anmeldung nicht offengelegt ist, können nämlich auch diese Benutzungshandlungen Ausdruck der Ausnutzung einer Vorzugsstellung sein, die erst die Erfindung eröffnet und die deshalb dem Erfinder gebührt.

30dd) Dass das Recht an der Erfindung unabhängig davon entsteht, ob es sich um eine neue, auf erfinderischer Tätigkeit beruhende [und gewerblich anwendbare] Lösung handelt, wird bestätigt durch die Rechtsprechung des Senats. Denn danach steht den Rechten des Erfinders aus § 8 PatG bzw. Art. II § 5 IntPatÜG der Mangel der Schutzfähigkeit grundsätzlich nicht entgegen (Sen.Urt. v. 15.5.2001 - X ZR 227/99, GRUR 2001, 823, 825 - Schleppfahrzeug m.w.N.). Der aus den vorstehenden Ausführungen ferner folgenden Feststellung, dass das Recht an der Erfindung im Falle der Schutzrechtsanmeldung und -erteilung solange fortbesteht, wie die Erfindung eine Vorzugsstellung bewirkt, steht nicht entgegen, dass im Falle der Schutzunfähigkeit des eingetragenen Schutzrechts dessen Wirkungen rückwirkend entfallen, wenn das Schutzrecht widerrufen oder für nichtig erklärt ist. Hiermit wird lediglich dem Anmelder oder Schutzrechtsinhaber die diesem durch die Anmeldung oder Schutzrechtserteilung verliehene Rechtsstellung entzogen. Unberührt hiervon, weil auf eigener Erkenntnis und deren Verlautbarung beruhend, bleibt jedoch die Rechtsposition des Erfinders. Denn die wahre Grundlage des Erfinderrechts ist die schöpferische Tat des Erfinders, die völlig unabhängig davon ist, ob später ein Schutzrecht nachgesucht und erteilt wird (Pinzger, ZZP 60, 27, 28). Der rückwirkende Wegfall der Rechtsstellung des Schutzrechtsinhabers ändert auch nichts an der Tatsache, dass eine auf der Erfindung beruhende und dem Erfinder zugewiesene Vorzugsstellung ausgenutzt wurde oder wird. Angesichts dessen ist auch unerheblich, dass im Falle des Widerrufs oder der Nichtigerklärung der Übertragungsanspruch nach § 8 PatG erlischt (Melullis in Benkard, PatG, 10. Aufl., § 8 Rdn. 19) und jedermann die Lösung der Erfindung als Erzeugnis herstellen, anbieten, in Verkehr bringen, gebrauchen, einführen und besitzen oder als Verfahren anwenden oder zur Anwendung anbieten durfte. Gerade diese Befugnis umfasst weder die Anmeldung der Erkenntnis des Erfinders zum Patent noch die Inhaberschaft am Schutzrecht und bietet auch keine Rechtfertigung, in § 9 PatG bezeichnete Handlungen unter dem Schutz einer Vorzugsstellung vorzunehmen. Die sich hieraus ergebende Konsequenz, dass wegen solchermaßen geschützt vorgenommener Benutzungshandlungen dem Erfinder ein Ausgleich geschuldet ist und trotz Widerrufs oder Nichtigerklärung des Schutzrechts verbleibt, steht ebenfalls in Einklang mit der Rechtsprechung des Senats, weil auch im Falle eines Lizenzvertrags über die Erfindung der rückwirkende Wegfall des Schutzrechts wegen der tatsächlichen Nutzungsmöglichkeit und der günstigen geschäftlichen Stellung, also der faktischen Vorteile, die der Lizenznehmer ohne den Lizenzvertrag nicht gehabt hätte, die Vergütungspflicht grundsätzlich unberührt lässt (vgl. Keukenschrijver in Busse, PatG, 6. Aufl., § 15 PatG Rdn. 120 m. umfangreichen Nachw. auch zur Rechtspr. des RG).

31ee) Was den Eingriff durch eigene Benutzungshandlungen des Anmelders oder eingetragenen Schutzrechtsinhabers anbelangt, ist die Dauer des Rechts an der Erfindung auch nicht etwa deshalb begrenzt, weil § 8 PatG bzw. Art. II § 5 IntPatÜG Fristen vorsehen und nach der Rechtsprechung des Senats der wegen Patentverletzung in Anspruch Genommene nach Ablauf der Fristen des § 8 Satz 3 und 4 PatG nur demjenigen Patentinhaber den Einwand der widerrechtlichen Entnahme entgegenhalten kann, der beim Erwerb des Patents nicht in gutem Glauben war (BGHZ 162, 110, 113 f. - Schweißbrennerreinigung). Dabei kann dahinstehen, ob es sich hierbei um materielle Ausschlussfristen oder lediglich um die sachliche Zuweisung ohnehin nicht berührende prozessuale Fristen handelt, welche die Durchsetzung beschränken, wofür der Wortlaut spricht, weil er auf die Geltendmachung mittels Klage abstellt (vgl. zum Streitstand etwa Kühnen in Schulte, PatG mit EPÜ, 8. Aufl., § 8 PatG Rdn. 24). Denn auch im ersteren Fall betrifft der Ausschluss nur den Abtretungs- und/oder Übertragungsanspruch mit der Folge, dass der Erfinder nach Fristablauf keine Möglichkeit mehr hat, aus einer Anmeldung oder dem erteilten Schutzrecht vorzugehen oder ein Benutzungsrecht aus dem erteilten Schutzrecht herzuleiten (vgl. BGHZ 162, 110, 113 - Schweißbrennerreinigung). Damit ist jedoch keine Aussage getroffen, dass dem Anmelder und/oder Schutzrechtsinhaber, der nicht Erfinder oder dessen Rechtsnachfolger ist, auch die sich aus eigenen Benutzungshandlungen ergebenden Vorteile zustehen. Grund für besagte Senatsentscheidung war auch nicht etwa der Wegfall der erörterten Zuweisung bei Fristablauf, sondern dass der in Anspruch genommene Erfinder mittels Nichtigkeitsklage seine von einer Verletzungsklage betroffenen Interessen wahren kann. Wenn es um die eigenen Benutzungshandlungen des Inhabers des erteilten Schutzrechts geht, interessieren die soeben genannten Möglichkeiten nicht, weshalb jedenfalls insoweit aus ihrem Wegfall nichts gegen den Fortbestand des auf allgemeinen Erwägungen beruhenden Anspruchs auf Bereicherungsausgleich im Falle unberechtigten Eingriffs in die an der Erfindung entstandene Rechtsposition des Erfinders hergeleitet werden kann (im Erg. ebenso LG Düsseldorf, Urt. v. 23.1.1997 - 4 O 42/94, Entsch. 1996, 17, 20; a.A. Keukenschrijver in Busse, PatG, 6. Aufl., § 8 PatG Rdn. 26). Die tatsächlich und ungeachtet der mangelnden Schutzrechtsfähigkeit von dem Nichtberechtigten auf Kosten des Berechtigten aus den zu Unrecht erlangten Anmeldungen und Schutzrechten gezogenen Vorteile sind mithin nach Bereicherungsrecht herauszugeben.

32c) Angesichts des Klagevorbringens und mangels abschließender Feststellungen des Berufungsgerichts hierzu hat der Senat bei der revisionsrechtlichen Überprüfung des angefochtenen Urteils davon auszugehen, dass die Schutzrechtsanmeldung und die Schutzrechte die Beklagte in die Lage versetzten, eine Lizenz mit entsprechenden Einnahmen zu vergeben, und ansonsten tatsächlich ausschließlich die Beklagte unter deren Schutz produzieren und vertreiben konnte, solange die Schutzrechte nicht widerrufen oder erloschen waren.

33aa) Dann aber hat die Beklagte in das Recht des Klägers an seinen Erfindungen eingegriffen und hierdurch eine Bereicherung erfahren. Dies gilt auch im Hinblick auf eine Auslandsanmeldung, weil das Recht an der Erfindung auch deren Anmeldung im Ausland umfasst (vgl. Melullis in Benkard, PatG, 10. Aufl. § 6 PatG Rdn. 10a). Wie ausgeführt, ist das Recht an den vom Kläger erkannten, verlautbarten und als Diensterfindungen behandelten Lehren zum technischen Handeln beim Kläger verblieben, weil die Beklagte sie nicht als Diensterfindungen in Anspruch genommen und auch nicht anderweitig erworben hat.

34bb) Auch ein Erwerb als Verbesserungsvorschläge scheidet angesichts der Behandlung der gemeldeten technischen Erkenntnisse durch die Beklagte aus. Als solche hat die Beklagte diese nicht verwertet, wie es nach § 20 ArbNErfG notwendig gewesen wäre. Soweit in dem Urteil mit dem Schlagwort Drehstromwicklung (BGH, Urt. v. 9.1.1964 - Ia ZR 190/63, GRUR 1964, 449, 452 r. Sp.) die Ansicht vertreten worden ist, dem Arbeitnehmer könnten Vergütungsansprüche für einen qualifizierten Verbesserungsvorschlag zustehen, wenn keine wirksame Inanspruchnahme der als Diensterfindung gemeldeten technischen Neuerung vorliege, betraf dies nur den Fall, dass - anders als hier - die mitgeteilte technische Neuerung vom Arbeitgeber nicht zum Patent angemeldet worden ist.

35Deshalb sind die möglichen bereicherungsrechtlichen Ansprüche auch nicht der Höhe nach auf diejenigen Ansprüche begrenzt, die der Kläger nach § 20 ArbNErfG für eine Verwertung als technische Verbesserungsvorschläge hätte beanspruchen können. Soweit die Beklagte sich mit dem Hinweis, bei den vom Kläger gemeldeten und von ihr zum Schutzrecht angemeldeten Erfindungen habe es sich eigentlich um nicht patentfähige technische Verbesserungsvorschläge gehandelt, auf rechtmäßiges Alternativverhalten sollte berufen wollen, kann auch damit die Notwendigkeit eines Bereicherungsausgleichs wegen Eingriffs in ein dem Kläger zugewiesenes Recht nicht geleugnet werden. Der Anwendungsbereich dieses Rechtsbehelfs ist das Schadensersatzrecht. Die Geltendmachung im Rahmen des Ausgleichs einer tatsächlichen unberechtigten Vermögensverschiebung wird hingegen abgelehnt (Palandt/Sprau, BGB, 69. Aufl., § 812 Rdn. 42). Abgesehen davon ist zur Darlegung auch nötig, dass das andere Geschehen denselben Erfolg wirklich herbeigeführt hätte; die bloße Möglichkeit, die aus dem Hinweis der Beklagten allenfalls entnommen werden kann, reicht nicht aus (z.B. BGHZ 120, 281).

36d) Die Bereicherung der Beklagten erfolgte nach dem Vorgesagten auch ohne rechtlichen Grund. Dem steht nicht entgegen, dass die Beklagte als Arbeitgeber gemäß § 13 Abs. 1 ArbNErfG verpflichtet und allein berechtigt war, die Anmeldungen zu tätigen. Denn ein dem vermögensrechtlichen Zuweisungsgehalt widersprechender Vorgang kann auch bei einem rechtmäßigen Eingriff gegeben sein. Dem ist so, wenn mit der Eingriffserlaubnis keine sachliche Zuweisung verbunden ist (BGHZ 107, 117 Tz. 10 - Forschungskosten). So liegen die Dinge hier. Denn § 13 ArbNErfG dient nicht dazu, dem Arbeitgeber gegenüber dem Arbeitnehmer Rechte zu verschaffen oder auch nur die in den §§ 5 bis 8 ArbNErfG bestimmten Rechte an der Erfindung mitzubestimmen. Eine einseitige Änderung der Rechtszuordnung an einer Arbeitnehmererfindung war nach dem bisherigen Arbeitnehmererfinderrecht ausschließlich durch rechtzeitige und formgerechte Inanspruchnahmeerklärung durch den Arbeitgeber möglich. Diese Möglichkeit hat die Beklagte jedoch nicht genutzt.

37e) Der Kläger kann hiernach zunächst (erste Stufe der Klage) Auskunft über die Eingriffshandlungen verlangen, wenn die Beklagte eine oder mehrere vom Kläger erkannte und ihr gemeldete Lehren zum technischen Handeln mindestens in einem Fall selbst benutzt und/oder fremdlizenziert hat und es bisher an einer verbindlich zu Auskunftszwecken gegebenen Erklärung der Beklagten hierzu fehlt. Hierüber verhält sich das Berufungsurteil nicht eindeutig, weil es aus der Sicht des Berufungsgerichts - folgerichtig - hierauf nicht entscheidend ankam. Das angefochtene Urteil bietet daher keine ausreichende Grundlage für eine eigene Entscheidung des Senats. Es ist aufzuheben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung zurückzuverweisen.

38III. Für das weitere Verfahren weist der Senat auf Folgendes hin:

391. a) Im Falle der Erteilung einer Lizenz an der Erfindung an einen Dritten ist die erlangte Lizenzgebühr herauszugeben (§ 818 Abs. 1 BGB).

40b) Soweit die durch die Schutzrechtsanmeldungen oder Schutzrechte vermittelte Vorzugstellung bei der eigenen Produktion und/oder dem eigenen Vertrieb ausgenutzt worden ist, kann das Erlangte seiner Natur nach nicht herausgegeben werden. Nach § 818 Abs. 2 BGB ist daher dessen Wert zu ersetzen. Dieser Wert wird regelmäßig durch eine Lizenzgebühr am besten abgebildet. Deren Höhe ist nach den in der Rechtsprechung anerkannten Grundsätzen zu bestimmen. Sie kann sich vorzugsweise an einer tatsächlich mit Dritten ausgehandelten Lizenz für die benutzte Erfindung orientieren, bei welcher der Lizenznehmer regelmäßig auch der Gefahr ausgesetzt ist, die vereinbarte Lizenzgebühr für eine Erfindung zahlen zu müssen, die sich letztlich als nicht schutzfähig erweist (anders im Falle der Verletzung eines sich als schutzrechtsfähig erweisenden Rechts, vgl. hierzu Rogge/Grabinski in Benkard, PatG, 10. Aufl., § 139 PatG Rdn. 66 m.w.N.).

41c) Entsprechend den zum Lizenzvertragsrecht entwickelten Grundsätzen (vgl. nur Ullmann in Benkard, PatG, 10. Aufl., § 15 PatG Rdn. 196 m.w.N.) ist davon auszugehen, dass die erzielten Umsätze und sonstigen Vorteile auf die Ausnutzung der durch Anmeldung oder Schutzrecht vermittelten Vorzugsstellung zurückzuführen sind. Der Beklagten bleibt es jedoch unbenommen, darzulegen und die insoweit behaupteten Umstände zu beweisen, dass und in welchem Umfang das ausnahmsweise nicht der Fall war, weil etwa Mitbewerber Schutzrechte bereits vor deren Wegfall nicht (mehr) als wirksam anerkannt haben.

42d) Die Lizenz wird im Zweifel auch für Benutzungshandlungen in der Zeit zwischen Meldung und Offenlegung der Anmeldung/en geschuldet. Mangels Inanspruchnahme des Gemeldeten als Diensterfindung und mangels Verwertung als Verbesserungsvorschläge erweisen sich nämlich auch Vorteile aus solchen Benutzungshandlungen als unrechtmäßig (vgl. BGHZ 167, 118, 134 Tz. 35 - Haftetikett), wenn die Meldung allein den Arbeitgeber zur Nutzung der Erfindung in den Stand setzte, wovon wiederum auszugehen ist, solange der Arbeitgeber nicht darlegt, tatsächlich keine Vorzugsstellung während dieser Zeit gehabt zu haben.

432. Das Berufungsgericht hat die Zulässigkeit der nachträglichen Einbeziehung von Ansprüchen auf Grund der Erfindungen, die Gegenstand der europäischen Patentanmeldung 92 119 078.1 sowie der deutschen Gebrauchsmuster 91 17 073 und 299 01 160 waren, sowie die Zulässigkeit der hilfsweisen Geltendmachung von Ansprüchen aus § 20 ArbNErfG verneint. Es handele sich nicht lediglich um eine redaktionelle Klarstellung, sondern um die Einführung neuer Streitgegenstände. Die Frage der Sachdienlichkeit könne dahinstehen, da jedenfalls die Voraussetzungen des § 533 Nr. 2 ZPO nicht vorlägen. Das Berufungsgericht könne nicht auf die nach § 529 ZPO zugrunde zu legenden Feststellungen des Landgerichts zurückgreifen. Auch sei die Frist des § 520 Abs. 2 ZPO teilweise versäumt worden, ohne dass dies der Kläger entschuldigt habe. Eine Zulassung der Klageerweiterung würde den ansonsten entscheidungsreifen Rechtsstreit verzögern.

44Auch hiermit wird sich das Berufungsgericht - erneut - zu befassen haben, jedenfalls, was die nachträglich in den Klagantrag aufgenommenen Schriften anbelangt.

45a) Nach § 533 ZPO ist, wenn - wie hier - der Gegner nicht einwilligt, eine Klageänderung in der Berufungsinstanz nur dann zulässig, wenn das Gericht sie für sachdienlich hält und sie auf Tatsachen gestützt werden kann, die das Berufungsgericht seiner Verhandlung und Entscheidung über die Berufung ohnehin nach § 529 ZPO zugrunde zu legen hat. Das ist im Streitfall an Hand der Erfindungen zu prüfen, die der Kläger der Beklagten gemeldet hat. Denn wegen deren Nutzung geht der Kläger gegen die Beklagte vor. Das Fehlen der gesetzlichen Voraussetzungen ist hinsichtlich der Erfindungen, die der europäischen Patentanmeldung 92 119 078.1 und dem deutschen Gebrauchsmuster 91 17 073 zu Grunde liegen, jedoch nicht ordnungsgemäß festgestellt. Denn das Berufungsgericht hat übersehen, dass der Kläger, ohne dass die Beklagte dem entgegengetreten wäre, geltend gemacht hatte, diese beiden Schutzrechte beträfen dieselben gemeldeten Diensterfindungen wie die bereits streitigen. Insoweit hätte eine Entscheidung auf Tatsachen gestützt werden können, die nach § 529 ZPO zu Grunde zu legen sind, und die Zulassung hätte nur nach Prüfung und Verneinung der Sachdienlichkeit verweigert werden dürfen, wenn man die nachträgliche Aufnahme der Patentanmeldung und des Gebrauchsmusters in den Klageantrag nicht ohnehin nur als Präzisierung dessen ansehen muss, was von Anfang an begehrt wurde.

46b) In Bezug auf das deutsche Gebrauchsmuster 299 01 160 ist zwar zu berücksichtigen, dass die Beklagte insoweit geltend macht, bei dessen Gegenstand handele es sich lediglich um eine (abhängige) Erfindung, an der der Kläger nicht beteiligt gewesen sei. Die vom Berufungsgericht für den Fall der Zulassung angenommene Verzögerung steht damit aber nicht fest, da durch Einsicht in die vorgelegte Gebrauchsmusterurkunde hätte festgestellt werden können, ob der Vortrag der Beklagten zutrifft und die Klage insoweit als unbegründet abweisungsreif war.

47c) Soweit es nach dem Vorgesagten überhaupt noch auf § 20 ArbNErfG ankommen sollte, ist keine Klageänderung betroffen, wenn der Kläger dem vorgetragenen Sachverhalt lediglich (und hilfsweise) eine andere Anspruchsgrundlage entnommen wissen will. Dafür spricht, dass der Kläger sich nach den Angaben im Tatbestand des angefochtenen Urteils bereits erstinstanzlich auf den Standpunkt gestellt hatte, wären die Erfindungen nicht schutzfähig gewesen, wären sie als technische Verbesserungsvorschläge zu vergüten gewesen.

483. Das Berufungsurteil enthält - aus der Sicht des Berufungsgerichts folgerichtig - keine Ausführungen zur Einrede der Verjährung und zum Einwand der Verwirkung. Auch dem wird nachzugehen sein.

494. Die wiedereröffnete Verhandlung wird schließlich Gelegenheit bieten, auf die Stellung sachgerechter Anträge hinzuwirken, die den vorstehenden Ausführungen Rechnung tragen. Außerdem erscheint unklar, ob den Oberbegriffen, die im Klagantrag 1 jeweils dem Wort "insbesondere" vorangestellt sind, im Hinblick auf die nachfolgenden und konkreteren Unterbegriffe noch ein darüber hinausgehender und vollstreckungsrechtlich hinreichend konkreter eigener Gehalt zukommt. Wenn nicht, dürfte es angebracht sein, sie ganz zu streichen oder "insbesondere" durch "nämlich" zu ersetzen. Ferner werden im Klagantrag 2 Elemente der ersten und der zweiten Stufe der Stufenklage miteinander kombiniert.

50IV. Die Streitwertfestsetzung ergibt sich aus §§ 3, 5 ZPO.

Scharen                               Mühlens                               Berger

                  Grabinski                              Hoffmann