Gründe

Das zulässige Rechtsmittel der Klägerin bleibt ohne Erfolg.

I. 1. Das Streitpatent betrifft ein Schalungsteil, das die Sichtfläche eines Betonfertigteils bildet und in das Betonfertigteil eingegossen ist. Derartige Schalungsteile sind aus der in der Streitpatentschrift abgehandelten Veröffentlichung der französischen Patentanmeldung 2 643 010 (Anl. NK1) und aus der dort ebenfalls abgehandelten US-Patentschrift 4 223 502 (Anl. NK6) bekannt. Diese Schalungsteile haben jedoch keine Wassernase, die entsprechend der durch Patentanspruch 1 geschützten Lehre hergestellt ist.

2. Durch das Streitpatent soll (abweichend von der in der Beschreibung angegebenen Aufgabe) ein leicht in ein Betonfertigteil einzubauendes Schalungselement bereitgestellt werden, bei dem ein Kriechen von Regenwasser vermieden wird.

Hierzu stellt Patentanspruch 1 des Streitpatents ein Schalungsteil unter Schutz,

(1) das die Sichtfläche eines Betonfertigteils bildet und in dieses eingegossen wird,

(2) aus faserverstärktem, feinkörnigem Material besteht,

(3) wobei an der Nahtstelle zwischen dem Schalungsteil und dem Beton eine Wassernase ausgespart wird, indem

(3.1) das Schalungsteil an der Nahtstelle zum Beton an seiner Unterseite ein Profil aufweist,

(3.1.1) das der Form der Wassernase entspricht und

(3.1.2) aus gummielastischem Material besteht,

(3.1.3) das an dem Schalungsteil haftet.

3. Einen Schnitt des noch in seiner Herstellungsform haftenden Schalungsteils zeigt als Ausführungsbeispiel die nachfolgend verkleinert wiedergegebene Figur 1:

II. Das Streitpatent offenbart die in Patentanspruch 1 unter Schutz gestellte technische Lehre so, dass der Fachmann, ein mit der Herstellung von Fertigbauteilen befasster Bauingenieur vorzugsweise mit Fachhochschulabschluss und einiger Berufserfahrung sowie Kenntnissen sowohl im Werkstoffbereich als auch hinsichtlich der Konstruktion von Fertigbauteilen, sie ausführen kann (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatÜG; Art. 138 Abs. 1 Buchst. b EPÜ). Die Klägerin hat die Ausführbarkeit nur deshalb in Zweifel gezogen, weil dem nacharbeitenden Fachmann nicht angegeben werde, wie die Anhaftung des Profils am Schalungsteil erreicht werde. Der Feinzement kann nach ihrer Ansicht nicht der Haftvermittler sein, weil er als Trennmittel diene.

Dem ist schon das Bundespatentgericht zu recht nicht gefolgt. Aus der Figur 1 des Streitpatents ergibt sich nämlich, dass das Profil im Reibschluss eingebaut werden kann. Das genügt bereits für die Ausführbarkeit. Zudem ist der Beschreibung des Streitpatents (Sp. 2 Z. 29 bis 33) zu entnehmen, dass das Profil aus Gummi bestehen kann, dessen Oberfläche im Bereich der Berührung mit dem Schalungsteil eine gewisse Rauhigkeit aufweist, so dass das Profil an dem Schalungsteil haftet. An dieser Stelle muss auch, wie dies das Bundespatentgericht richtig gesehen hat, kein Feinzement als Trennmittel aufgetragen sein. Außerdem kann - auch das hat das Bundespatentgericht richtig gesehen - das Profil mit einem Haftvermittler, etwa einem Klebstoff, versehen werden; dies bereitete dem Fachmann keine Schwierigkeiten. Auch der gerichtliche Sachverständige hat die Auffassung des Bundespatentgerichts bestätigt und ist in der mündlichen Verhandlung dabei geblieben.

III. Die Lehre des Streitpatents ist auch gegenüber dem Stand der Technik patentfähig (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG; Art. 138 Abs. 1 Buchst. b EPÜ).

1. a) Sie ist gegenüber allen vorveröffentlichten, zum Stand der Technik rechnenden Dokumenten neu (Art. 54 EPÜ). Weder die Veröffentlichung der französischen Patentanmeldung 2 643 010 (Anl. NK1) noch die US-Patentschrift 4 223 502 (Anl. NK6) zeigt oder beschreibt eine Wassernase an der Nahtstelle zwischen dem bekannten Schalungsteil und dem Beton, in den das Schalungsteil eingegossen wird (Merkmalsgruppe 3), die mittels eines Profils nach Merkmalsgruppe (3.1) ausgebildet ist.

aa) Die Veröffentlichung der französischen Patentanmeldung zeigt lediglich die Möglichkeit auf, bei einem Betonformelement wie einem Randstein oder einer Platte einen Einsatz als Tropfnase (zur Herstellung eines hängenden Tropfens - "goutte pendante") vorzusehen, der parallel zum Rand des Elements angeordnet ist (Beschr. S. 2 Z. 14 - 21, S. 4 Z. 9 - 15 und S. 5 Z. 8/9; Patentanspruch 5; Figur 1 und 2: Einsatz 2, und Figur 3, Bezugszeichen G).

bb) Bei der US-Patentschrift erfolgt die Abdichtung der Plattenkante seitlich durch die konventionelle Dichtung (10), die aus Neopren hergestellt werden kann (Beschr. Sp. 3 Z. 58 - 65). Wassernasen werden in ihr nicht angesprochen.

cc) Die Unterlagen des deutschen Gebrauchsmusters 1 858 742 zeigen und beschreiben das Einbringen einer Dreikantleiste, die aus Kunststoff oder Kautschuk bestehen kann, zum Ausbilden einer Fase wie einer Wassernase in einem gegossenen Betonkörper. Diese Leiste kann mittels eines Befestigungsnagels am Schalungsrahmen befestigt werden (Fig. 2, 3). Eine Befestigung an einem einzugießenden Schalungsteil (Merkmal 3.1.3) wird jedoch nicht gelehrt uns scheidet schon deshalb aus, weil die Gebrauchsmusterunterlagen nur einen insgesamt gegossenen Betonkörper, nicht aber einen eingegossenen, vorfabrizierten Schalungsrahmen zeigen. Selbst für eine Anbringung am Betonkörper fehlt es an einem Hinweis.

b) Auch die behaupteten Vorbenutzungen können den Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents nicht vorwegnehmen.

aa) Das gilt zunächst für die behauptete Vorbenutung bei der S. GmbH + Co.

(1) Die Klägerin hat zu dieser Vorbenutzung geltend gemacht, sie habe am 30. Mai 1994, also vor dem Prioritätstag - dies hat der Beklagte unter Vorlage einer Erklärung der S. GmbH + Co. bestritten - , ohne Ge-heimhaltungsverpflichtung Abdeck- und Abschalprofile der Typen ... , ... und ... aus faserverstärktem Feinbeton mit einer Sichtfläche und mit schwalbenschwanzförmigen Nuten geliefert, die den Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents vorwegnähmen. Die rechte Fase habe als Wassernase gedient.

(2) Die behauptete Vorbenutzung kann entgegen der Auffassung des Bundespatentgerichts nicht wegen mangelnder Substantiierung des Klagevortrags außer Acht gelassen werden. Der Vortrag war zudem geeignet, eine offenkundige Vorbenutzung darzulegen, denn die Lieferung patentgemäßer Gegenstände zur Weiterveräußerung, von der bei einem Betonwerk ausgegangen werden muss, macht die in den gelieferten Gegenständen verkörperte Lehre regelmäßig öffentlich (Sen.Urt. v. 19.5.1999 - X ZR 87/98, GRUR 1999, 976, 977 - Anschraubscharnier; v. 13.3.2001 - X ZR 155/98, GRUR 2001, 819 - Schalungselement). Gesichtspunkte, aus denen sich hier Abweichendes ergeben könnte, sind nicht erkennbar.

(3) Die hierzu vorgelegte Zeichnung (Anl. NK3) zeigt zwar ein Schalungsteil mit einer daran ersichtlich angegossenen Plattendecke sowie einer am Übergang zwischen beiden ausgebildeten, triangelförmigen Wassernase, gibt jedoch keinen Hinweis auf die Merkmalsgruppe (3.1). Der der zugehörigen Anlage NK9 weiter zu entnehmende Einbauvorschlag zeigt und nennt weiter eine montierte Dreikantleiste in dem Triangel, zeigt aber nicht, ob die Montage an dem Schalungsteil oder aber an dem Schaltisch erfolgen soll, sondern lässt dies offen. Auch das Material der Dreikantleiste wird nicht genannt.

bb) Die Vorbenutzung durch Lieferung an die H. GmbH & Co. KG in B. ist nicht deshalb unbeachtlich, weil sie verspätet vorgebracht wurde. Das geltende Verfahrensrecht bietet keine Grundlage, den Vortrag der Klägerin zu dieser Vorbenutzung als verspätet zurückzuweisen (vgl. Jestaedt, Prozessförderungs- und Mitwirkungspflichten im Patentnichtigkeitsverfahren, Festschrift für Henning Piper (1996), S. 695, 697 ff.; Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 3. Aufl. 2008, Rdn. 248). Auch aus dieser behaupteten Vorbenutzung ergibt sich jedoch kein weiterer relevanter Stand der Technik. Nach den Angaben in der eidesstattlichen Versicherung des Zeugen R. , deren Inhalt sich die Klägerin spätestens in der Berufungsbegründung zu eigen gemacht hat, erfolgte die behauptete Lieferung erst nach dem Prioritätstag; diese stellt schon aus diesem Grund keinen relevanten Stand der Technik dar. Das nach der Behauptung der Klägerin vor dem Prioritätstag erfolgte Angebot ist - wie schon nach der früheren Rechtslage (zu dieser BGH, Urt. v. 17.10.1958 - I ZR 34/57, GRUR 1959, 178, 179 - Heizpreßplatte; Urt. v. 8.6.1962 - I ZR 9/61, GRUR 1962, 518, 520 - Blitzlichtgerät) - nur dann geeignet, beachtlichen Stand der Technik zu schaffen, wenn im Einzelfall die Weiterverbreitung einer dem Angebotsempfänger übermittelten Kenntnis an beliebige Dritte nach der Lebenserfahrung nahegelegen hätte (vgl. Melullis in Benkard, PatG GebrMG, 10. Aufl. 2006, Rdn. 50 zu § 3 PatG). Davon kann im vorliegenden Fall nicht ausgegangen werden, denn dem schriftlichen Angebot sind die entsprechenden Informationen nicht zu entnehmen. Für deren Vermittlung durch die Lieferung selbst fehlt es an einer Grundlage, weil diese erst nach dem Prioritätstag erfolgt ist. Dass die Angebotsempfängerin rechtlich nicht gehindert war, ihre Kenntnisse an Dritte weiterzugeben, reicht, die Richtigkeit der diesbezüglichen Behauptung der Klägerin unterstellt, nicht aus, um einen solchen Angebotsinhalt zum Stand der Technik zu rechnen.

2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents beruht auch auf erfinderischer Tätigkeit (Art. 56 EPÜ).

a) Es war zwar, wie der gerichtliche Sachverständige überzeugend angegeben hat, bekannt und entsprach fachüblichem Handeln, eine Wassernase zwischen dem Schalungselement und dem Beton dadurch auszubilden, dass auf dem Schaltisch ein Verdrängungskörper fixiert wurde, der gleichzeitig als Anschlag für das Schalelement diente, und neben ihm eine Abdichtung anzubringen, um den Austritt von Zementleim aus der Fuge zwischen Schaltisch und Fertigteil zu verhindern. Die Anordnung des fugenbildenden und zugleich abdichtenden Profils unmittelbar am Schalteil war jedoch nicht bekannt und auch nicht durch den Stand der Technik nahegelegt.

b) aa) Es ist nicht ersichtlich, welche Anregungen der Fachmann durch die genannten Veröffentlichungen zu der durch das Streitpatent erheblich vereinfachten und durch die Schaffung einer Möglichkeit, das Schalungsteil an anderer Stelle als das Betonfertigteil zu fabrizieren, eine größere Flexibilität des Herstellungsvorgangs erlaubenden Herstellung der Wassernase erhalten oder dass er diese Anregungen seinem Fachkönnen oder Fachwissen entnehmen konnte. Das gilt aus den unter III 1 a cc genannten Gründen insbesondere auch für die Unterlagen des deutschen Gebrauchsmusters 1 858 742, auf die sich die Klägerin in der mündlichen Verhandlung in erster Linie gestützt hat.

bb) Auch die von der Klägerin behaupteten Vorbenutzungshandlungen legen - die Angaben der Klägerin als richtig unterstellt - den Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents weder allein noch in Zusammenschau mit den übrigen Entgegenhaltungen nahe.

(1) Den nach dem Vortrag der Klägerin nach S. (oben III 1 b aa (3)) gelieferten Fertigteilen war nicht anzusehen, wie die Wassernase erzeugt worden war. Dass die anklebbare Dreikantleiste zum Lieferumfang der Klägerin gehört haben soll, sagt nichts darüber aus, dass auch sie an die Abnehmerin geliefert wurde, und schon gar nichts darüber, wo sie gegebenenfalls angeklebt wurde, insbesondere, dass dies an dem Schalungsteil der Fall gewesen sein soll, und dass Dritten hierüber vor dem Prioritätstag Kenntnisse vermittelt wurden.

(2) Der Ort der Anbringung der Dreikantleiste ergab sich für den Fachmann auch nicht aus den Umständen. Er konnte es - bei nachträglichem Guss der Plattendecke - zunächst weiterhin als gangbar ansehen, die Leiste am Schaltisch, so wie dies der vom gerichtlichen Sachverständigen bestätigten üblichen Praxis entsprach, zu befestigen. Dabei standen am Schaltisch je nach seiner Beschaffenheit verschiedene Befestigungsmöglichkeiten zur Auswahl. Auf einem hölzernen Schaltisch konnte die Leiste angenagelt, verklebt oder auch dauerhaft befestigt werden, an einem Stahltisch aus Stahl, wie er der industriellen Fertigung besser entsprochen haben dürfte, mittels eines Magneten, mittels einer Verklebung oder mittels einer dauerhaften Verschraubung befestigt werden. Es war für den Fachmann aber auch prinzipiell nicht ausgeschlossen, die Leiste am Schalungsteil zu befestigen. Diese bloße Möglichkeit reicht aber nicht ohne Weiteres hin, eine Anbringung am Schalungsteil, die nicht vorbeschrieben ist, als naheliegend im Sinn der Regelung in Art. 56 EPÜ anzusehen. Sie ist in der Skizze nicht angesprochen und für sie fehlt auch sonst eine Anregung; für eine Feststellung dahin, dass diese Art der Anbringung schon vor dem Prioritätstag des Streitpatents fachüblich gewesen wäre oder dem in der Fachwelt verbreiteten Können entsprochen hätte, fehlt es an tatsächlichen Grundlagen. Damit ergab sich diese Möglichkeit auch nicht aus einem Griff in den bekannten Formenschatz, aus dem sich der Fachmann bedienen konnte. Zudem bestand für den Fachmann keine Notwendigkeit dafür, von einer Befestigung der Leiste am Schaltisch abzugehen, auch wenn berücksichtigt wird, dass an einem Schaltisch aus Stahl die besonders einfache Möglichkeit des Annagelns der Leiste kaum in Frage kommen kann. Der Fachmann stand damit auch nicht in einer unter Umständen einer erfinderischen Leistung entgegenstehenden "Einbahnstraßen"-Situation im Sinn der Praxis des Europäischen Patentamts, die ihm keine andere Wahl gelassen hätte, als die Leiste an dem Schalungsteil anzubringen (vgl. nur EPA, Technische Beschwerdekammer, Entscheidung v. 15.3.1984 - T 2/83, ABl. EPA 1984, 265 = GRUR Int. 1984, 527 - Simethicon-Tablette, Entscheidungsgründe unter 6; Moufang in Schulte, PatG, 7. Aufl. 2005, Rdn. 82 zu § 4; Keukenschrijver in Busse, PatG, 6. Aufl. 2003, Rdn. 85 zu § 4).

cc) Schließlich rechtfertigt auch die von der Klägerin vorgebrachte Argumentation, dass sich aus dem Erfordernis, die Fertigteile kostengünstig herzustellen, zu der arbeitssparenden Anbringung des Profils an dem Schalungsteil führe, keine Verneinung der erfinderischen Leistung. Zwar wird der Wunsch, zu einer kostengünstigen Herstellungsweise zu kommen, in Industrie und Gewerbe in aller Regel vorhanden sein, jedoch bietet er für sich noch keine Anregung zu einer bestimmten, bisher noch nicht bekannten Lösung.

IV. Die nachgeordneten Patentansprüche haben mit Patentanspruch 1 Bestand.

V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG i.V.m. § 97 ZPO.