Gründe

I. Die Beklagte, eine der 16 Gesellschafterinnen des Deutschen Lotto- und Totoblocks, betreibt in N. u.a. das sogenannte "Mittwochs-Lotto" und das "Samstags-Lotto". Zusammen mit den übrigen 15 Gesellschafterinnen ist sie Inhaberin der mit Priorität vom 2. September 1996 als durchgesetztes Zeichen eingetragenen Wortmarke "LOTTO".

Die Klägerin befasst sich u.a. mit der Übernahme und Verwaltung von Beteiligungen. Sie hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Wortmarke "F. Lotto" angemeldet und nimmt für sich Rechte an dem bei der DENIC eG für einen Herrn S. registrierten Domainnamen "f. lotto.de" in Anspruch, der zwischenzeitlich den Anspruch gerichtlich anerkannt hat.

Die Klägerin hat von der Beklagten die Einwilligung zur Aufhebung eines zu ihren Gunsten bei der DENIC hinsichtlich des Domainnamens "f. lotto.de" registrierten Dispute-Eintrags verlangt; hilfsweise hat sie geltend gemacht, es zu unterlassen, bei der DENIC Dispute-Anträge zu dem Domainnamen zu stellen.

Die Beklagte hat die Klägerin und die Drittwiderbeklagten zu 2 und 3 auf Unterlassung in Anspruch genommen, die Firmierungen "F. Lotto A. GmbH & Co. International KG", "F. Lotto A. GmbH", "F. Lotto" sowie die Bezeichnung "f. lotto.de" als Internetadresse für näher bezeichnete Dienstleistungen zu verwenden. Die Beklagte hat mit der Widerklage zudem ein Verbot erstrebt, dass die Klägerin und die Drittwiderbeklagten zu 2 und 3 unter der beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldeten Wortmarke "F. Lotto" bestimmte Dienstleistungen anbieten. Weiterhin hat die Beklagte gestützt auf ihre eingetragene Marke "LOTTO" Auskunfts-, Schadensersatz- und Vernichtungsansprüche verfolgt.

Die Klägerin und die Drittwiderbeklagte zu 2 haben in der Berufungsinstanz mit einer Zwischenfeststellungswiderwiderklage beantragt, festzustellen, dass der Klägerin und der Drittwiderbeklagten zu 2 an den Unternehmenskennzeichen "F. Lotto A. GmbH & Co. International KG" und "F. Lotto A. GmbH" Zwischenrechte gemäß § 22 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 MarkenG gegenüber der Marke "LOTTO" zustehen.

Nachdem der Drittwiderbeklagte zu 3 eine Unterlassungserklärung abgegeben hat, haben die Parteien hinsichtlich dieses Drittwiderbeklagten in der Berufungsinstanz die Hauptsache übereinstimmend für erledigt erklärt.

Das Berufungsgericht hat die Klage und die Zwischenfeststellungswiderwiderklage abgewiesen und der Widerklage der Beklagten mit Ausnahme der auf die angemeldete Wortmarke "F. Lotto" bezogenen Annexansprüche stattgegeben. Eine Aussetzung des Rechtsstreits wegen des gegen die Marke "LOTTO" der Beklagten anhängigen Löschungsverfahrens hat das Berufungsgericht abgelehnt. Die Revision hat das Berufungsgericht nicht zugelassen.

Gegen diese Entscheidung haben die Klägerin und die Drittwiderbeklagte zu 2 Nichtzulassungsbeschwerde erhoben.

Der Senat hat das Verfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung über den Antrag auf Löschung der Wortmarke "LOTTO" der Beklagten ausgesetzt. Im Löschungsverfahren ist die Wortmarke "LOTTO" für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Veranstaltung von Lotteriespielen rechtskräftig gelöscht worden (BGH, Beschl. v. 19.1.2006 - I ZB 11/04, GRUR 2006, 760 = WRP 2006, 1130 - LOTTO). Die Beklagte hat daraufhin die Widerklage zurückgenommen. Nachdem auch der zugunsten der Beklagten erfolgte Dispute-Eintrag bei der DENIC hinsichtlich des Domainnamens "f. lotto.de" gelöscht worden ist, haben die Parteien des Nichtzulassungsbeschwerdeverfahrens die Klage und die Zwischenfeststellungswiderwiderklage übereinstimmend für erledigt erklärt. Sie haben insoweit beantragt, der jeweils anderen Partei die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.

II. Nachdem die Beklagte die Widerklage zurückgenommen hat und die Parteien im Übrigen den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt haben, ist über die Kosten des Rechtsstreits, mit Ausnahme der Kosten, die den Drittwiderbeklagten zu 3 betreffen, gemäß § 269 Abs. 3 Satz 2, § 91a Abs. 1 ZPO zu entscheiden.

1. Die auf die gegen die Klägerin und die Drittwiderbeklagte zu 2 gerichtete Widerklage entfallenden Kosten hat die Beklagte nach § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO zu tragen, weil sie die Widerklage nach § 269 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO wirksam zurückgenommen hat.

2. Über die auf die Klage und die Zwischenfeststellungswiderwiderklage entfallenden Kosten einschließlich der Kosten der Vorinstanzen ist nach der übereinstimmenden Erledigungserklärung unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstands nach billigem Ermessen zu entscheiden (§ 91a Abs. 1 ZPO).

a) Die Erledigung der Hauptsache kann noch in der Rechtsmittelinstanz während des Verfahrens über eine Nichtzulassungsbeschwerde erklärt werden (BGH, Beschl. v. 13.2.2003 - VII ZR 121/02, BauR 2003, 1075, 1076; Beschl. v. 30.9.2004 - I ZR 30/04, WRP 2005, 126). Bei der danach zu treffenden Kostenentscheidung ist der mutmaßliche Ausgang des Nichtzulassungsbeschwerde- und gegebenenfalls des Revisionsverfahrens zu berücksichtigen (BGH BauR 2003, 1075, 1076; WRP 2005, 126). Dass eine fehlerhafte Kostenentscheidung des Berufungsgerichts in dem die Nichtzulassungsbeschwerde zurückweisenden Beschluss nicht korrigiert werden kann (vgl. BGH, Beschl. v. 28.3.2006 - XI ZR 388/04, NJW-RR 2006, 1508), steht der Anwendung des § 91a ZPO im Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren nicht entgegen. Denn die Entscheidung nach § 91a ZPO dient nicht der Korrektur fehlerhafter Entscheidungen der Vorinstanzen im Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren, sondern der Berücksichtigung der durch die übereinstimmenden Erklärungen der Parteien eingetretenen Erledigung des Rechtsstreits. Diese kann auch noch im Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren berücksichtigt werden, weil die Einlegung der Beschwerde die Rechtskraft des Berufungsurteils hemmt (§ 544 Abs. 5 Satz 1 ZPO).

b) Danach sind die auf die Zwischenfeststellungswiderwiderklage entfallenden Kosten der Klägerin und der Drittwiderbeklagten zu 2 aufzuerlegen, während die durch die Klage veranlassten Kosten im Verhältnis zwischen der Klägerin und der Beklagten hälftig zu teilen sind.

Das Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren wäre erfolgreich gewesen, weil die Revision nach Teillöschung der Wortmarke "LOTTO" zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung zugelassen worden wäre (§ 543 Abs. 2 Nr. 2, § 544 ZPO).

aa) Die Zwischenfeststellungswiderwiderklage hätte allerdings keinen Erfolg gehabt.

Das Berufungsgericht hat sie zwar schlüssig als sachdienlich i.S. von § 533 Nr. 1 ZPO zugelassen, weil es in der Sache über die Feststellungswiderwiderklage entschieden hat.

Die Klage war jedoch unzulässig, weil die Klägerin und die Drittwiderbeklagte zu 2 mit der begehrten Feststellung, dass ihnen an den Unternehmenskennzeichen "F. Lotto A. GmbH & Co. International KG" und "F. Lotto A. GmbH" Zwischenrechte gemäß § 22 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 MarkenG gegenüber der Marke "LOTTO" zustehen, im Verletzungsrechtsstreit ausgeschlossen waren. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Vorschrift des § 22 Abs. 1 Nr. 2 Altern. 2 MarkenG, um die es im Streitfall geht, im Wege teleologischer Reduktion einschränkend auszulegen. Danach kann im Verletzungsprozess das Vorliegen der Eintragungsvoraussetzungen der prioritätsälteren Marke nicht zur Überprüfung gestellt werden, wenn dies noch im Löschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt nach §§ 50, 54 MarkenG und im Verfahren vor dem Bundespatentgericht erfolgen kann (BGHZ 156, 112, 117 - Kinder).

bb) Die auf die Klage entfallenden Kosten sind in entsprechender Anwendung des § 91a ZPO im Verhältnis zwischen der Klägerin und der Beklagten hälftig zu teilen.

Ob der Klägerin ein eigener Anspruch gegen die Beklagte auf Aufhebung des Dispute-Eintrags des auf einen Dritten bei der DENIC eingetragenen Domainnamens zustand, ist offen. Die Klärung dieser Rechtsfrage kann nicht im Rahmen einer Kostenentscheidung nach § 91a ZPO erfolgen.

3. Hinsichtlich des Drittwiderbeklagten zu 3 verbleibt es bei der Kostenentscheidung des Berufungsgerichts nach § 91a ZPO. Diese kann im Revisionsverfahren nicht zur Überprüfung gestellt und im Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren nicht geändert werden (BGHZ 113, 362, 364; BGH NJW-RR 2006, 1508).

4. Auf Antrag der Klägerin und der Drittwiderbeklagten zu 2 sind die Wirkungen der Rücknahme der Widerklage nach § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO durch Beschluss auszusprechen (§ 269 Abs. 4 ZPO).